Marca registanda foi cancelada pelo TJB em virtude da imitação de marca notória
O Tribunal Judicial de Base procedeu, há dias, ao julgamento de um litígio respeitante ao registo de marcas.
São as seguintes as principais circunstâncias do caso: A British American Tobacco Italia, S.p.A., afiliada do grupo tabaqueiro British American Tobacco, p.l.c., dedica-se, entre outras, às actividades de produção, importação, exportação e comercialização de tabaco. É titular de diversas marcas contendo a expressão “MS” (v.g. “MS ETI” e “100’s MS INTERNATIONAL”), referentes a produtos de tabaco, cigarros, charutos, fósforos, isqueiros, etc., e cujo registo se encontra efectuado a seu favor em diversos países e regiões. Dentre as marcas, a “MS” não só foi registada junto do Registo Internacional de Marcas no âmbito do Protocolo de Madrid, como também vem sendo exibida durante competições desportivas oficiais, já que a recorrente, com tal marca, vem apoiando, desde há muitos anos, equipas de Fórmula 1 e de Moto Grand Prix. No entanto, a marca “MS” não foi registada em Macau, nem a British American Tobacco Italia, S.p.A. aqui comercializa directamente produtos desta marca.
Em 6 de Setembro de 2011, a SMS Tobacco Trading requereu à Direcção dos Serviços de Economia (adiante, DSE) o registo da marca n.º N/56584, a qual é constituída pelas letras “SMS” e destinada a assinalar os produtos da classe 34ª, nomeadamente tabaco, artigos para cigarros, fósforos, cigarros, produtos de tabaco, produtos derivados de tabaco e isqueiros. Em 14 de Junho de 2012, a DSE deferiu o pedido de concessão da marca deduzido por essa empresa.
Inconformada com a aludida decisão da DSE, a British American Tobacco Italia, S.p.A., ao mesmo tempo que requereu o registo da sua marca “MS”, interpôs recurso para o Tribunal Judicial de Base, solicitando que fosse anulado o registo da marca n.º N/56584, e formulando, para tal, três ordens de fundamentos: 1) A decisão da DSE padece do vício de falta de fundamentação ao não explicar quais os critérios médios de apreciação que utilizou para concluir pela existência de uma diferença significativa entre as marcas “SMS” e “MS”; 2) A registanda “SMS” não possui capacidade distintiva, uma vez que corresponde à abreviatura de “Short Message Service” (serviço de mensagens curtas em inglês), que configura uma expressão de uso generalizado; 3) A marca “SMS”, cuja concessão foi deferida, é insusceptível de registo por constituir imitação ou reprodução da marca “MS” de que a recorrente é titular e que é marca notória.
Os fundamentos supracitados foram apreciados pelo Tribunal Judicial de Base um por um. Em primeiro lugar, em relação ao vício de falta de fundamentação imputado à decisão recorrida, o Tribunal salientou que, apesar de a DSE não ter justificado em detalhe o porquê de não qualificar a marca “MS” da recorrente como notória, ou a razão pela qual havia concluído não haver imitação ou reprodução da marca “MS” pela registanda “SMS”, se cumprira, ainda que minimamente, a fundamentação da decisão nos termos em que ela é exigida pelo art.º 115.º do Código do Procedimento Administrativo. Além disso, de notar que, à luz deste preceito, tal fundamentação pode consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres. Daí não se verificar este vício.
Em segundo lugar, acerca do fundamento que se reporta ao facto de a marca “SMS” se materializar numa expressão comum, sem capacidade distintiva e, por conseguinte, insusceptível de registo, o Tribunal entendeu o seguinte: É verdade que, como disse a recorrente, a “SMS”, por ser abrangida nos “sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”, não é susceptível de protecção (art.º 199.º, n.º 1, al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial), mas o juízo que se faça da capacidade distintiva da marca deve ser perscrutado também em relação à composição da marca com os produtos ou serviços que visa identificar. No caso sub judice, a marca registanda “MS” diz respeito a produtos de tabaco e afins, ao passo que a abreviatura “SMS” tem por objecto um serviço de telecomunicações e não é, assim, uma expressão usual na indústria do tabaco. Por esse motivo, não existe o risco de desvio de clientela, sendo, portanto, registável a marca em apreço. Concluindo, o recurso é improcedente nesta parte.
Quanto ao último fundamento do recurso, no entender do Tribunal Judicial de Base, como os produtos de tabaco que a marca “MS” visa identificar atingem apenas um sector específico da sociedade, para a conclusão quanto à sua notoriedade, o que releva é o seu grau de conhecimento junto daquele público especial, e não o conhecimento junto do público em geral. Tendo em vista que a marca “MS” é conhecida não só entre as tabaqueiras, entrepostos comerciais e vendedores de tabaco, mas também reconhecida entre os consumidores de Macau, considera-se a mesma notória nos termos e para efeitos do art.º 214.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. A marca “SMS”, por sua vez, limita-se a acrescentar à “MS” um “S” e um fundo, implicando o risco de fazer associar aquela a esta. Acresce que as duas marcas assinalam o mesmo tipo de produto, aquilo já é suficiente para induzir o consumidor médio à confusão ou associação, razão pela qual se verifica a imitação ou reprodução da marca “MS” pela marca “SMS”. Atendendo a que as marcas notórias e as de prestígio, mesmo não registadas em Macau, gozam de protecção especial, é procedente o recurso nesta vertente.
Com base nisso, o Tribunal Judicial de Base julgou procedente o recurso, ordenando à DSE a recusa do registo da marca “SMS” da SMS Tobacco Trading.
Cfr. Sentença do Tribunal Judicial de Base, processo n.º CV3-12-0040-CRJ.
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
26/05/2014