ACORDAM NO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTÂNCIA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU:
I – Relatório
[Recorrente (1)], [Recorrente (2)], [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)] (doravante designadas de recorrentes), interpuseram recurso judicial do despacho de 22 de Novembro de 2005, da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia, que concedeu o registo da marca N/XXXXX, para a classe 36, a [Recorrida (1)] (doravante designada de recorrida particular).
Por sentença, de 31 de Julho de 2007, foi negado provimento ao recurso.
As recorrentes interpuseram recurso para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) que, por Acórdão de 22 de Janeiro de 2009, negou provimento ao recurso.
Novamente inconformadas, recorrem [Recorrente (1)], [Recorrente (2)], [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)] para este Tribunal de Última Instância (TUI), formulando as seguintes conclusões:
1. O entendimento defendido na decisão recorrida, segundo o qual os caracteres “香港” tornariam distinta a marca N/XXXXX (“香港置地” [hong kong chi tei], marca meramente nominativa, pedida pela Parte Contrária para serviços da classe 36) e afastariam quaisquer fundamentos de recusa é de rejeitar, porquanto desatende que os caracteres “置地” [chi tei] são o elemento nuclear e distintivo das firmas (anteriores) em chinês das sociedades locais [Recorrente (3)] e [Recorrente (4)], ora Recorrentes; e que a [Recorrente (4)] é titular registada da marca N/XXXXX (“Macau Landmark/ 澳門置地廣場”) para serviços da classe 36 - e, portanto, nesta parte, a decisão recorrida viola as alíneas b) e e) do n.º 2 do artigo 214.° do RJPI;
2. Ademais, a decisão recorrida não retira as devidas consequências da factualidade assente relativa à “exposição pública” do Landmark / 置地 de Macau, desde 1997 (!), com grande visibilidade nos meios de comunicação local e como local anfitrião de grandes eventos e de conhecidas personalidades locais e internacionais - factualidade que fundamenta o prestígio e/ou notoriedade (do Landmark / 置地 de Macau), e a possibilidade de concorrência desleal por parte da Parte Contrária - e que implicaria portanto a rejeição do pedido de registo da marca N/XXXXX, com fundamento nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 214.°, e na alínea c) do artigo 9.°, todos igualmente do RJPI;
3. Houvesse de valer o entendimento seguido no acórdão recorrido, e teríamos afinal a porta aberta para que, no futuro, em Macau, empresas estrangeiras que, por exemplo, nada tenham a ver com a sociedade comercial local que adoptou a firma Supermercado San Miu Limitada [sociedade comercial registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º XXXXX (SO)] conseguissem registar marcas que incorporassem os elementos característicos daquela (San Miu/ 新苗); ou que nada tenham a ver com a sociedade comercial local que adoptou a firma Tribuna de Macau – Empresa Jornalística e Editorial S.A.R.L. [sociedade comercial registada na Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis de Macau sob o n.º XXXX (SO)] conseguissem registar marcas que incorporassem os elementos característicos daquela (Tribuna de Macau /澳門論壇); ou conseguissem registar marcas como “CTM Hong Kong” ou “ Hong Kong CTM”, ainda que nada tivessem a ver com a CTM - Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. que, em Macau, tem registadas a seu favor diversas marcas cujo texto de marca é simplesmente “CTM” (N/XXXXX a N/XXXXX); ou que uma empresa que não a Sa Sa Overseas Limited conseguisse registar em Macau uma marca “SASA Singapura” , claramente incompatível com as marcas que a Sa Sa Overseas Limited já tem registadas em Macau, cujo texto consiste puramente em “SASA” (N/XXXXXX, N/XXXXXX, N/XXXXXX a N/XXXXXX e N/XXXXXX a N/XXXXXX);
Subsidariamente,
4. Não fosse de rejeitar o pedido de registo da marca N/XXXXX pelos fundamentos elencados nos três pontos imediatamente anteriores, e sempre caberia rejeitá-la por não estar demonstrado o interesse legítimo da Parte Contrária no pedido formulado, pois não há quaisquer factos na Factualidade Assente que o revelem, nem pode ele sequer concluir-se dos documentos por ela entretanto juntos - o interesse legítimo do requerente de um registo de marca tem que aferir-se (1) com referência ao local para o qual se pede o registo (in casu, Macau), e (2) com relação à marca especificamente pedida, (i) sendo portanto irrelevante a actividade desenvolvida fora de Macau, (ii) devendo a prova da actividade (local) ser razoavelmente contemporânea do pedido de registo de marca em causa, e (iii) dizer respeito exactamente à marca em causa, e não a marcas distintas desta, sob pena de, por violação da norma consagrada no artigo 201.° do RJPI, e no âmbito dos amplos poderes do Tribunal num recurso desta natureza (de plena jurisdição), o pedido de registo ser rejeitado.
II – Os factos
Os factos considerados provados pelos Tribunais de 1.ª e Segunda Instâncias, são os seguintes:
1. A 16/11/04, “[Recorrida (1)]”, em chinês, “[被上訴人(1)]”, solicitou, o registo da marca de serviços nº N/XXXXX, para a classe 36ª que consiste em: .
2. Após ter sido efectuada busca, o pedido de registo foi publicado no BORAEM, n° 1- II Série, de 05/01/05.
3. A 07/03/2005, a “[Recorrente (1)]”, apresentou reclamação, juntou procuração, e 9 documentos.
4. Em 08/03/05 foi a Requerente notificada da apresentação da Reclamação.
5. A 09/03/05 a “[Recorrente (2)], em chinês “[上訴人(2)]” , apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.
6. A “[Recorrente (3)]”, em chinês “[上訴人(3)]” e em inglês, “[Appellant (3)]”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.
7. A “[Recorrente (4)]”, em chinês “[上訴人(4)]” em inglês, “[Appellant (4)]”, apresentou reclamação, juntou procuração e 9 documentos.
8. Em 10/03/05 a requerente foi notificada da apresentação das três reclamações.
9. A reclamação foi publicada no BORAEM, n°14 - II Série, de 06/04/05.
10. Em 11/04/05 a requerente apresentou as respectivas contestações e procurações.
11. Em 13/04/05 foram as reclamantes referidas em 5, 6 e 7 notificadas da apresentação das contestações às respectivas reclamações.
12. Em 13/04/05 foi a reclamante referida em 3 notificada da apresentação das contestações à reclamação apresentada.
13. A contestação foi publicada no BORAEM nº 18 - II Série, de 04/05/05.
14. Foi feito o exame da marca registanda, conforme resulta da informação n° XXX/XXX de 14/11/05 e, por despacho de 22/11/05 da Exmª Sra. Chefe do DPI, Substituta, foi o pedido de registo deferido.
15. O despacho de concessão foi publicado no BORAEM n° 2 - II Série 11/01/06.
16. Em 11/01/06 foi a reclamante referida em 3 notificado que a oposição não procedeu tendo a marca em causa sido registada.
17. Em 11/01/06 foram as reclamantes referidas em 5, 6 e 7 notificadas que a oposição não procedeu tendo a marca em causa sido registada.
18. O Título de registo foi emitido em 24/01/06 e levantado nesse mesmo dia.
19. A “[Recorrente (1)]” é proprietária de um edifício em Macau com a denominação “LANDMARK”.
20. A “[Recorrente (3)]” apresentou, a 29 de Abril de 1997, o pedido de registo de marca N/XXXX para a classe 36ª, e obteve, a 2 de Outubro de 1997, o registo da mesma, que consiste no seguinte:
21. A “[Recorrente (4)]” apresentou, a 29 de Julho de 2003, o pedido de registo de marca N/XXXXX para a classe 36a, e obteve, a 17 de Fevereiro de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:
22. A “[Recorrente (2)]” apresentou, também a 29 de Julho de 2003, o pedido de registo de marca N/XXXXX para a classe 42ª, e obteve, a 2 de Março de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:
23. A “[Recorrente (2)]” apresentou, a 22 de Agosto de 2003 o pedido de registo de marca N/XXXXX para a classe 42ª, e obteve, a 2 de Abril de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:
24. A “[Recorrente (2)]” apresentou a 22 de Agosto de 2003, o pedido de registo de marca n.º N/XXXXX para a classe 42ª, e obteve a 2 de Abril de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:
25. A “[Recorrente (2)]” apresentou, a 12 de Dezembro de 2003 o pedido de registo de marca N/XXXXX para a classe 42ª, e obteve, a 3 de Agosto de 2004, o registo da mesma, que consiste no seguinte:
26. A marca referida em 20 encontra-se extinta.
27. A “[Recorrente (3)], a “[Recorrente (4)]” e a “[Recorrente (2)]”, são todas empresas locais, as quais são subsidiárias ou associadas umas das outras, e existem por causa do Edifício e do Hotel “Landmark” / “置地”, neles prestando os seus serviços.
28. A 2 de Novembro de 2002, em conferência de imprensa realizada por Stanley Ho, foi feito um primeiro anúncio de que iria nascer um Hotel no Edifício “Landmark” / “置地” em Macau, que foi noticiado nos jornais locais, nomeadamente, no VA KIO (華僑), no SI MAN IAT PO (市民日報) e no OU MUN IAT PO (澳門日報).
29. O Hotel foi aberto ao público em 4 de Novembro de 2003, estreando-se como “Hotel Oficial do Jubileu do Grande Prémio de Macau”, conforme notícias publicadas a 5 de Novembro de 2003 em vários jornais locais, nomeadamente, no SI MAN PO (市民日報), e no VA KIO (華僑), no JORNAL TRIBUNA DE MACAU, no PONTO FINAL e no jornal HOJE MACAU, de 6 de Novembro.
30. O hotel mereceu referências elogiosas em diversos jornais locais.
31. O convite para a inauguração (“Grand Opening”), a 1 de Novembro de 1997, do Edifício “Macau Landmark 澳門置地廣場”, contendo uma breve descrição da cerimónia (corte de fita, buffet e actuação musical da violonista VANESSA MAE, artista de renome internacional) e das pessoas convidadas (de que fazia parte, entre outras, o Governador Rocha Vieira, o Presidente da Assembleia Legislativa, Secretários Adjuntos da Economia, o Presidente da Associação Comercial de Macau e o Administrador Executivo da [Recorrente (1)]) foi publicado em vários jornais locais de grande tiragem, nomeadamente, no TAI CHUNG (大眾報), no VA KIO (華僑), e no MACAO DAILY NEWS (澳門日報).
32. Para além do Hotel, o complexo compreende uma área comercial por si só, uma área comercial onde se comercializam vinhos, charutos, pastelaria fina, joalharia e relojoaria internacional, de marcas prestigiadas internacionalmente e ainda um espaço de diversão nocturna, um Clube recreativo (o The Legend Club. Cfr. http://www.legendclub.com.mo/) selecto, aberto 24 horas por dia e que disponibiliza aos seus membros o aluguer do maior iate da região, etc.
III – O Direito
1. A questão a resolver
A primeira questão a resolver é a de saber se o registo da marca N/XXXXX 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], para serviços da classe 36, devia ter sido recusado, por – na tese das recorrentes – os caracteres 置地 [ Chi Tei], que significam Landmark em inglês, fazerem parte de nome de estabelecimento de uma das recorrentes, sendo susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, por violar o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, doravante designado por RJPI.
A segunda questão a decidir consiste em apurar se o mesmo registo de marca devia ter sido recusado pelo reconhecimento de que o seu requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção, por violação do n.º 2 do artigo 9.º do RJPI.
Por último, trata-se de saber se o mesmo registo de marca devia ter sido recusado por a marca constituir imitação de marca notoriamente conhecida em Macau, para serviços afins ou, na falta de afinidade, se a marca imita marca de prestígio em Macau, visando tirar partido do carácter distintivo do prestígio da marca, podendo prejudicá-los, por violação das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI.
2. Marca. Confusão com nome de estabelecimento de outrem. Matéria de facto. Matéria de direito.
Foi deferido à recorrida particular [Recorrida (1)] o registo da marca N/XXXXX 香港置地 [Hong Kong Chi Tei], para serviços da classe 36.
Os caracteres 置地 [Chi Tei] são a expressão utilizada em chinês para significar Landmark.
Os caracteres 置地 [Chi Tei] fazem parte do nome de estabelecimento n.º E/XX, registado a favor de uma das recorrentes, [Recorrente (4)]. O mencionado nome de estabelecimento é澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], que significa Landmark Plaza Macau.
O Acórdão recorrido, confirmando a sentença de 1.ª instância, considera que não foi violado o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI – que dispõe que “O registo de marca é recusado sempre que a marca ou algum dos seus elementos contenha: e) A firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão”.
Para tal, entendeu o Acórdão recorrido que
“A expressão 置地 é uma designação que corresponde em inglês ao termo Landmark. Trata-se de uma designação da fantasia. Já quanto à sua formulação na língua chinesa encerra alguma componente de fantasia que, no entanto, não é absolutamente distintiva. É, portanto, uma designação a que não é associada uma muito forte carga distintiva. Assim, podemos dizer que esta expressão é “plástica” na medida em que é susceptível de adquirir uma ressonância mais forte quando utilizada em conjunto com outras expressões. Assim, a expressão em causa quando associada a uma designação de proveniência geográfica com a que consta da marca registanda – 香港 – adquire uma ressonância junto do público consumidor que a distingue e individualiza daquela a que é acoplada.”
Vejamos.
A marca e o nome de estabelecimento são direitos de propriedade industrial.
O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei (artigo 5.º do RJPI).
A marca destina-se a distinguir produtos ou serviços.
O nome de estabelecimento identifica o estabelecimento comercial.
Como se sabe, vigora em matéria de marcas o princípio da especialidade, segundo o qual, a marca há-de ser constituída por forma a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.
Ora, a lei, ao proibir uma marca de conter a firma ou o nome de estabelecimento de outrem, ou apenas parte característica dos mesmos, quando susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão, estende o princípio da especialidade da marca aos demais sinais distintivos que não pertençam ao empresário, ou que este não esteja autorizado a usar. Pretende-se ainda “evitar a confusão de produtos de empresários diferentes: pretende-se concretamente evitar que um empresário possa sugerir, através da marca, que os produtos assinalados provêm de outro estabelecimento que não o seu”.1
Como se disse, não podem integrar a marca, a firma, nome ou insígnia de estabelecimento, ou apenas parte característica dos mesmos, que não pertençam ao requerente ou que o mesmo não esteja autorizado a utilizar, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.
Existe susceptibilidade de erro ou confusão do consumidor quando este só possa distinguir as marcas depois de exame atento ou confronto [artigo 215.º, n.º 1, alínea c) do RJPI].
Este princípio vale também quanto à possibilidade de confusão entre uma marca e um nome de estabelecimento.
O consumidor em causa deve ser o consumidor médio, ou seja, nem o particularmente esclarecido, nem o ignorante ou o distraído.
Em face dos princípios expostos, atendendo a que o Tribunal de Última Instância só conhece, em princípio, de matéria de direito, pode pôr-se a questão – aliás não suscitada pelas partes – do poder de cognição deste Tribunal para apreciar a questão em apreço.
Parece dever adoptar-se o seguinte critério: é matéria de facto apurar o conteúdo dos sinais distintivos do comércio em causa e a existência de semelhanças e dissemelhanças entre eles. É matéria de direito concluir se a utilização de firma, nome ou insígnia de estabelecimento na composição de marca é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão quanto à proveniência desta última.
3. O caso dos autos
A parte característica do nome de estabelecimento registado com o n.º E/XX - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], que em inglês significa Macau Landmark Plaza - a que lhe dá eficácia distintiva, é置地 [Chi Tei], ou seja, Landmark. Não é, nem 澳門 [Ou Mun], ou seja, Macau, nem [Kuong Cheong], ou seja, Plaza.
O referido estabelecimento é um hotel de Macau, comummente designado por Hotel Landmark.
Pois bem, discorda-se da tese que vingou nas instâncias, segundo a qual, os caracteres香港, que significam Hong Kong, juntos aos caracteres置地 [Chi Tei] (que são a expressão utilizada em chinês para significar Landmark), ou seja, Hong Kong Landmark, permitam ao consumidor médio distinguir claramente a marca da recorrida particular香港置地 [Hong Kong Chi Tei], ou seja Hong Kong Landmark, do nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza.
Na verdade, não parece que uma designação de proveniência geográfica, como Hong Kong, seja capaz de fornecer eficácia distintiva aos caracteres置地 [Chi Tei].
Manifestamente, na marca香港置地 [Hong Kong Chi Tei], traduzida para Hong Kong Landmark, não é a designação “Hong Kong” que tem eficácia distintiva. É antes置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.
O mesmo acontece no nome de estabelecimento - 澳門置地廣場 [Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong], ou seja, Macau Landmark Plaza. O que tem capacidade distintiva é置地 [Chi Tei], ou seja, “Landmark”.
Da mesma maneira, recorrendo a um exemplo, nos nomes Holiday Inn Hong Kong e Holiday Inn Plaza, o que tem carácter distintivo é Holiday Inn e não Hong Kong ou Plaza. Um consumidor médio pensará que há ligação entre os dois nomes. Isto sem esquecer que, provavelmente, Holiday Inn é uma marca mais forte que Landmark.
No caso dos autos, um consumidor médio em Macau, que não faça um exame atento ou confronto, pode confundir o nome do estabelecimento com a marca, pode pensar que a marca está ligada ao estabelecimento de hotel Landmark, que aquela marca provém deste estabelecimento.
Afigura-se-nos, portanto, que a mencionada marca, a que foi concedido o registo em Macau, é susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão com o nome do estabelecimento.
O despacho da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial violou, assim, o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º do RJPI, impondo-se a sua anulação, para que seja substituído por outro que recuse o registo da marca N/XXXXX, para a classe 36.
Está prejudicado o exame dos restantes fundamentos do recurso.
IV – Decisão
Face ao expendido, dão provimento ao recurso e anulam o despacho de 22 de Novembro de 2005, da Chefe do Departamento de Propriedade Industrial, da Direcção dos Serviços de Economia, que concedeu o registo da marca N/XXXXX, para a classe 36, a [Recorrida (1)], devendo ser substituído por outro que negue o registo.
Custas pela recorrida particular em todas as instâncias.
Macau, 21 de Outubro de 2009.
Juízes: Viriato Manuel Pinheiro de Lima (Relator) - Sam Hou Fai - Chu Kin
1 FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, Universidade de Coimbra, Volume I, 1973, p. 328 e nota (2).
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1
Processo n.º 21/2009