第38/2011號案件 民事訴訟程序上訴
上訴人：[上訴人(1)]、[上訴人(2)]、[上訴人(3)]、[上訴人(4)]
被上訴人：[被上訴人(1)]
主題：商標．消費者的誤解或混淆．競爭性業務．事實事宜．法律事宜
裁判日期：2011年10月26日
法官：利馬(裁判書制作法官)、岑浩輝和賴健雄
摘要：
一、查明所涉及的商業識別標記(尤指營業場所的商標和名稱)的內容和它們之間的相同或不同之處屬事實事宜。在其商標組成上使用商業名稱、營業場所之名稱或標誌時，就商標之來源會否引起消費者的誤解或混淆，對此作出推斷屬法律事宜。
二、要判斷是否應該根據《工業產權法律制度》(12月13日第97/99/M號法令)第214條第2款e項的規定拒絕商標之註冊，需要查明的是消費者是否有可能在商標和商標中所使用的既不屬於商標申請人所有又未獲得使用許可的商業名稱、公司名稱、營業場所名稱或標誌，又或是表明有關名稱或標誌之特徵部分之間產生誤解或混淆，而在判斷的過程中也要考慮相關公司所經營的業務。
三、澳門一般消費者如不細心審查或對比，可能會將酒店場所名稱【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】，英文名為Macau Landmark Plaza與商標【香港置地(Hong Kong Chi Tei)】，英文名為Hong Kong Landmark相混淆，後者所註冊的是第37類服務(建築及維修)。
裁判書制作法官
利馬
澳門特別行政區終審法院
合議庭裁判
一、概述
[上訴人(1)]、[上訴人(2)]、[上訴人(3)]、[上訴人(4)](下稱眾上訴人)針對經濟局知識產權廳廳長於2005年11月22日作出的批示提起司法上訴，該批示批准了[被上訴人(1)](下稱被上訴人)屬第37類別的第N/XXXXX號商標的註冊。
透過2010年4月14日之判決，裁定上訴理由成立，廢止被上訴的批示並取消上述商標的註冊。
被上訴人向中級法院提起上訴。透過2011年3月31的合議庭裁判，中級法院裁定上訴理由成立，並維持了之前批准註冊屬第37類別的第N/XXXXX號商標的被上訴批示。
[上訴人(1)]、[上訴人(2)]、[上訴人(3)]及[上訴人(4)]不服，向本終審法院提起上訴，並提出了以下結論：
1. 本案所討論的商標與終審法院在第21/2009號案中所審理的商標在本質上並沒有任何的不同。在該案中，終審法院以《工業產權法》第214條第2款e項所規定的拒絕商標註冊的理由得到滿足為由最終拒絕了[被上訴人(1)]的商標註冊申請──在本案中亦應跟隨上述法律觀點，拒絕第N/XXXXX號商標的註冊，因為“香港”二字並不足以令一般消費者清楚地將待註冊商標與眾上訴人的商業名稱、第N/XXXXX及第N/XXXXX號註冊商標以及第E/XX號營業場所的名稱區分開來。
2. 考慮到[被上訴人(1)]提出的某些問題被裁定成立的可能性，如認為在初級法院的決定中被認為已確定的事實並不足以令法院作出如同終審法院在第21/2009號案中所作之法律定性的話，那麼眾上訴人根據《民事訴訟法典》第590條第2款及第650條之規定，以補充的方式，對第一審法院所篩選出的事實事宜提出質疑(一如之前在遞交給中級法院的申辯書中所提出的質疑一樣)，認為其範圍應該得到擴大，以便將眾上訴人在2006年2月10日向初級法院所遞交的上訴狀中的事實，尤其是在其第3、4、7、37、38以及46至56點中所敘述的事實納入事實事宜的範圍之內。該等事實透過在上述條文中明確提到的，附於該上訴狀的大量文件得以證明。
3. 同樣，一旦[被上訴人(1)]提出的某些問題被裁定成立，那麼在不追隨終審法院在上述第21/2009號案中所作之理解的前提下，眾上訴人根據《民事訴訟法典》第590條第1款的規定，以補充的方式申請擴大上訴範圍，以便法官閣下對在第一審判決中並未考慮的，規定於《工業產權法》第9條第1款d項(不正當競爭)以及《工業產權法》第214條第1款b項(馳名商標)的拒絕註冊理由作出審理，相關理由載於眾上訴人於2006年2月10日向初級法院提交的上訴狀的第43至45條(其中在第3至12及第14至22條中敘述了申請註冊的過程)，第46點以及後續條文中。
二、事實
第一審及中級法院予以認定的事實如下：
2004年11月16日，被上訴人申請註冊第N/XXXXX號商標，所申請的服務類別爲第37，商標內容如下：
—參見附件行政程序卷宗第1頁—；
註冊商標的申請於2005年11月5日的澳門特別行政區《政府公報》第二組上刊登—參見附件行政程序卷宗第13頁—；
透過載於附件行政程序卷宗第1198頁的2005年11月22日的批示，批准了第N/XXXXX號商標的註冊申請，其所依據的理由載於收錄於同一卷宗第1198/1208頁的報告書上，為著一切之法律效力，相關內容在此視為全部轉錄。
於2006年1月11日的澳門特別行政區《政府公報》第二組上刊登了c項所指之批示—參見附件行政程序卷宗第1209頁—；
第N/XXXXX、N/XXXXX、N/XXXXX號商標的註冊申請沒有獲得批准—見第218/301頁—。
經於2003年7月29日遞交的申請，由構成、屬第35類別的第N/XXXXX號商標獲批給予[上訴人(4)]—見第386頁—。
屬第42類別的第N/XXXXX號商標獲批給予[上訴人(2)]—見第371/385頁—。
三、法律
1. 要審理的問題
第一個要解決的問題是要想知道，屬第37類服務的第N/XXXXX號商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】的註冊，應否因違反《工業產權法律制度》下稱《工業產權法》第214條第2款e項的規定而被拒絶，因──在眾上訴人看來──【置地 (Chi Tei)】，意即英文的Landmark，是其中一名上訴人的營業場所名稱的一部分，從而可能引起消費者誤解或混淆。
這其實便是眾上訴人在其結論一中引用本院2009年10月21日在第21/2009號案中所作之合議庭裁判所要表達的意思，其言下之意便是，被上訴的裁判因為沒有採納前者觀點從而違反了上述法律條文，亦即結論一中所提到的條文的規定。因此，沒有必要對其結論加以更正。
2. 爭議之處
[被上訴人(1)]獲批准屬第37類服務的第N/XXXXX號商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】的註冊。
【置地 (Chi Tei)】一詞在中文用以代表Landmark。
【置地 (Chi Tei)】為其中一名上訴人[上訴人(4)]名下登記的第E/XX號營業場所的名稱的一部分。所提到的營業場所名稱為【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】，即Landmark Plaza Macau。
包括上述酒店名稱註冊人在內的兩名上訴人的商業名稱中都含有“置地”一詞。
被上訴的合議庭裁判認為沒有違反《工業產權法》第214條第2款e項的規定，該條規定：“商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：e) 不屬申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或表明有關名稱或標徽之特徵部分，且其使用可能引起消費者之誤解或混淆。”
被上訴的合議庭裁判作出以上結論的理由是，眾上訴人並沒有提出能夠令人得出凡是接觸過擬註冊之商標(第37類別)所代表的服務以及第三上訴人之公司名稱(當中含“置地”一詞)的公眾消費者均可能會陷入誤解或混淆的結論的事實。
這是因為，按照被上訴之合議庭裁判的觀點，考慮到商標與商業名稱(公司名稱或稱謂)的不同用途，只有在極特殊的情況下，商標與商業名稱中出現相同要素才會引起大眾消費者的誤解或混淆。
被上訴的裁判還補充道，只有“…當待註冊商標所涉及的產品或服務與某公司的業務領域所涉及的產品或服務之間存在相似性時”，才可能會令大眾消費者產生誤解或混淆。
“如果禁止在商標中使用，甚至是部分使用一個與申請公司毫不相干的產品或服務的商業名稱或商標中的要素，那這樣的做法便有些過頭了。例如，禁止利害關係人在輪胎的商標中使用一間經營酒店的公司的商業名稱的一部分便屬於這種情況。”
3. 商標．與他人之營業場所名稱及公司名稱混淆．事實事宜．法律事宜
商標和營業場所的名稱為工業產權。
工業產權賦予其權利人在法定之限度、條件、限制內對有關發明、創造及識別標誌擁有完全及專屬之收益、使用及處分之權利(《工業產權法》第5條)。
商標用以區分產品或服務。
營業場所的名稱識別商業場所。
商業名稱是商業企業主在經營企業時所使用的商用稱謂(《商法典》第14條)。
眾所周知，在商標的事宜中奉行特別原則，根據這一原則，商標的構成應避免與就同一或相類似產品已採用的商標混淆。
另一方面，《工業產權法》第214條第2款e項規定，“商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：e) 不屬申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或表明有關名稱或標徽之特徵部分，且其使用可能引起消費者之誤解或混淆。”
然而，當可能引起消費者的誤解或混淆時，法律就禁止某一商標含有他人商業名稱或營業場所的名稱，或僅其特徵部分，亦將商標的特別原則引申至其他不屬於企業主所有或不獲許可使用的識別標記。法律還要“避免不同企業主的產品出現混淆：具體來說，是要避免企業主可能透過商標去誤導產品是由其他營業場所提供而不是他的。”1
如前所述，如可能引起消費者之誤解或混淆時，不得加入不屬申請人所有或其未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或只是該等名稱或標誌之特徴部分。
當消費者只有在細心審查或對比後方可對商標作出區分時，即出現誤解或混淆的可能性(《工業產權法》第215條第1款c項)。
當商標和營業場所的名稱之間出現混淆的可能性時，這一原則同樣適用。
現所提到的消費者應為一般的消費者，即非特定的、亦非無知的或漫不經心的消費者。
面對上述提到的原則，考慮到終審法院原則上只審理法律事宜，可以提出一個問題──然而雙方當事人均沒有提出──即本法院對本問題的審理權。
似乎應採取以下標準：查明所涉及的商業識別標記的內容和它們之間的相同或不同之處屬事實事宜。在其商標組成上使用商業名稱、營業場所之名稱或標誌時，就商標之來源會否引起消費者的誤解或混淆，對此作出推斷屬法律事宜。
4. 本案情況
註冊編號為E/XX的營業場所－澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)，英文為Macau Landmark Plaza－名稱中擁有識別效力的特徵部分為【置地 (Chi Tei)】亦即Landmark，而不是【澳門 (Ou Mun)】亦即Macau，或【廣場 (Kuong Cheong)】亦即Plaza。
有關的營業場所為澳門一所酒店，通常稱作置地酒店。
有兩名上訴人的公司名稱之中含有“置地”一詞，即：[上訴人(3)]和[上訴人(4)]。
在2009年10月21日於第21/2009號案所作之合議庭裁判中，我們曾經談到不同意以下觀點，即：【香港】一字代表香港，連同【置地 (Chi Tei)】(該詞在中文中代表Landmark)一字，亦即香港置地，容許一般的消費者把上訴人的商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】亦即香港置地與營業場所的名稱－【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】即澳門置地廣場清楚區分開來。
事實上，我們不認為一個來源地的名稱，如香港，可以提供如【置地 (Chi Tei)】一字的識別效力。
顯然，在商標【香港置地 (Hong Kong Chi Tei)】中，並不是“香港”這個名稱具有識別效力，反而是【置地 (Chi Tei)】即“置地”。
同樣就營業場所名稱──【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】即澳門置地廣場而言，具有識別效力的是【置地 (Chi Tei)】即“置地”。
舉例說，同樣情況在香港假日酒店和假日酒店廣場，具有識別特徵的是假日酒店而不是香港或廣場。一般消費者會認為兩者之間有聯繫。不可以忘記的是，假日酒店可能是一個比置地更廣為人知的商標。
以上的說法同樣適用於其中兩名上訴人的商業名稱。其兩者名稱中的特徵要素是“置地”一詞。
在本案，澳門一般消費者如不細心審查或對比，可能將商標和營業場所的名稱相混淆，可能會想到商標與營業場所置地酒店有連繫，可能認為該商標是出自這一營業場所。
因此，我們認為上述所提到的在澳門准許註冊的商標，可能會引起消費者對營業場所的名稱的誤解或混淆。
5.《工業產權法》第214條第2款e項中競爭性業務之假定要件
被上訴的合議庭裁判不同意上述觀點，原因是其認為只有當存在競爭性業務，亦即當待註冊商標所涉及的產品或服務與某公司的業務領域所涉及的產品或服務之間存在相似性時，才能適用《工業產權法》第214條第2款e項的規定。
我們不能認同這種觀點，不論是其涵蓋範圍還是其內容。
事實上，這個原則只適用於一個商標複製或仿製另一商標的情況，並不適用於商標複製或仿製他人之商業名稱、營業場所之名稱或標誌的情況，正如《工業產權法》第214條第2款所規定的：
“二、商標或其某項要素含有下列內容時，亦須拒絕註冊：
a) ……；
b) 全部或部分複製或仿製他人先前已註冊之商標，以用於相同或相似之產品或服務，並可能使消費者產生誤解或混淆，或具有使人將其與已註冊商標相聯繫之風險；
c) ……；
d) ……；
e) 不屬申請人所有或申請人未獲許可使用之商業名稱、營業場所之名稱或標誌，或表明有關名稱或標徽之特徵部分，且其使用可能引起消費者之誤解或混淆；
f) ……”(《工業產權法》第214條第2款)。
這裡需要說明的是，關於此點，包括西班牙2、意大利及法國3在內的一些國家的法律都明確地在其有關禁止在商標中使用他人之商業名稱或營業場所名稱的條文中將該等公司與申請註冊商標之公司從事相似或類似業務這一情節列為要件。
然而，正如我們前面所看到的，不論是澳門法律還是葡國法律都沒有如此規定。
那麼既然澳門和葡萄牙的立法者是瞭解歐洲法律的，我們似乎便可以從這兩個法律秩序在有關使用不屬於商標申請人所有的商業名稱、營業場所名稱或標誌、又或表明有關名稱或標誌之特徵部分來構成其商標的規定中沒有提及上述要件的做法中看出一些端倪。
也就是說，對於《工業產權法》來講，根本性的問題在於在商標中仿製或複製屬他人之商業名稱、營業場所名稱或標誌、又或表明有關名稱或標誌之特徵部分的做法是否存在令消費者產生誤解或混淆的可能性。若存在，則應拒絕商標的註冊，即便相關公司所經營的業務並不相同或相似亦然。
誠然，部分的葡萄牙學說──也許是受到某些明確要求業務相同或相似性要件的法律的影響──認為在葡國的法律制度中也要求上述要件。然而，他們並非認為這個要件是無條件的，而只是將其作為一種傾向性的原則來看待，如LUÍS COUTO GONÇALVES4便使用了“原則上來講”、“一般說來”這樣的表述方式。
因此，MARIA MIGUEL ROCHA MORAIS DE CARVALHO5才說，“然而，我們認為，如果商標所代表的產品(或服務)所屬的業務領域與商業或公司名稱的持有人所處的領域有很大差異，便很難令消費者產生誤解或混淆了”。
也就是說，該作者是以對消費者造成誤導或混淆之可能性這一要件為出發點來論述若申請人所經營之業務與商業或公司名稱之持有人所處的領域有很大不同則很難產生誤導或混淆的觀點的；這跟將申請人與被複製之商業名稱或營業場所名稱之持有人經營類似業務奉為拒絕商標註冊之要件的做法是有著本質區別的。
此外，LUÍS COUTO GONÇALVES還對使用在商標中的營業場所之名稱及標誌與使用在商標中的商業或公司名稱做了一些區分。在闡述了只有當存在競爭性業務時才應禁止註冊商標的觀點之後，作者補充道“……然而當在商標與商業及公司名稱之間發生衝突時，考慮到後者伸縮性較強、涵蓋性較廣的潛在特點，我們認為是可以擴大競爭的概念的”6。
在本案中出現的也是商標與商業名稱之間的衝突。
因此我們認為，將問題的核心集中在對商標與商業或公司名稱或商標與營業場所之名稱或標誌作出比較分析上，從而對是否有可能對消費者造成誤導或混淆作出判斷──並同時考慮相關公司所經營的業務──是更為符合法律要求的做法。
JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU7似乎便支持這種觀點，其在轉述了1995年的葡萄牙《工業產權法典》第189條第1款f項的規定──與澳門的《工業產權法》第214條第1款e項類似──之後指出，“尤其是當消費者認為商標屬於上述識別標誌的持有人或者商標所涉及的產品來自於該主體(並不一定與商標註冊申請人形成競爭)時，消費者便被誤導或陷入混淆”。
在這個問題上不應有任何的疑問，因為在某些情況下，對某些(馳名)商標的複製、仿製或翻譯本身便構成在澳門拒絕商標註冊的理由，即便該商標是用於與前者並無相似性之産品或服務上亦然8。
對M. NOGUEIRA SERENS9在一個逆向問題(即對商標持有的壟斷問題)上的看法進行解讀，我們認為，即便是不存在令相關之交易圈內人士對標誌本身產生混淆的風險，亦即不存在“……認為相關標誌屬同一間公司的風險，但只要存在令該等人士錯誤地以為商標持有人之公司與商業/公司名稱或營業場所名稱持有人之公司之間存在某種特殊的經濟關係又或是緊密的組織上的聯繫(例如：作為特許經營合同的構成部分又或單獨存在的商標准許合同，以及集團關係)的風險”，便應給予商業或公司名稱又或營業場所名稱或標誌的持有人阻止他人在商標中使用其標誌的特權。
6. 再議本案情況
本案所討論的營業場所名稱，即“置地”，所指的是澳門一家知名的五星級酒店，當中設有名牌商店以及賭場。這是一明顯事實──因為是人所共知的──因此無須陳述及證明(《民事訴訟法典》第434條)。
相關商標所申請註冊的類別是第37類，而該類別所對應的是建築及維修服務。
乍看之下，兩者所經營之業務全然不同，然而仔細分析之後便會發現，它們之間其實存在著某種雷同或互補之處。
通常來講，但凡從事建築業的都是經營不動產業務的大集團，本案中商標的申請人[被上訴人(1)]及其所屬之集團便是如此，後者實質上是在整個亞洲地區(香港、澳門、中國內地、新加坡、泰國、越南、印度尼西亞)經營房地產開發及管理業務的大投資商，並在國際證券交易所上市，而這也是人所共知的顯著事實。
而從事不動產業務的大公司對酒店經營感興趣的不在少數。
欲註冊本案所涉及之商標的[被上訴人(1)]便是如此：其隸屬怡和集團旗下，而後者又是文華東方酒店集團的大股東，這也是眾所周知的事實。
另一方面，商業名稱中有“置地”一詞的其中一位上訴人所經營的業務也正是商標申請人[被上訴人(1)]所經營的主要業務之一。事實上，第三上訴人的公司名稱正是[上訴人(3)]。
而置地酒店則是其中一位上訴人，即[上訴人(4)]所註冊的營業場所名稱，因此該公司的商業名稱之中同樣也含有“置地”一詞。
由於這個原因，一般的消費者完全有可能認為在澳門置地酒店、[上訴人(3)]及[上訴人(4)]與現正申請註冊的，涉及建築及維修服務的，中文版中包含“置地”一詞的商標之間存在著某種聯繫。
因此，我們認為用[上訴人(3)]、[上訴人(4)]商業名稱中的特徵性部分(置地)以及【澳門置地廣場(Ou Mun Chi Tei Kuong Cheong)】這一營業場所名稱來構成屬第37類別的第N/XXXXX號商標的做法存在令消費者產生誤解或混淆的可能性。
知識產權廳廳長的批示因違反《工業產權法》第214條第2款e項的規定而導致必須被撤銷，並應以拒絶屬第37類別的第N/XXXXX號商標的註冊的批示取而代之。
因此，上訴理由成立。
不必再對上訴的其他理據作出審理。
四、決定
綜上所述，裁定上訴勝訴，並撤銷經濟局知識產權廳廳長於2005年11月22日作出准許[被上訴人(1)]屬第37類別的第N/XXXXX號商標註冊的批示，並應以另一拒絶註冊的批示替代。
由被上訴人負責所有審級的訴訟費用。
2011年10月26日，於澳門。
法官：利馬（裁判書制作法官）－ 岑浩輝 －
賴健雄(有表決落敗聲明)
(譯本)
第38/2011號案
表決落敗聲明
表決落敗。本人認為為實現《工業產權法律制度》第214條第2款e項所指的保護效力，必須在卷宗內證明當使用待註冊商標時將可能引起消費者之誤解或混淆，從而導致消費者將待註冊商標所標明的產品或服務與他們所知道的某個商業名稱、營業場所之名稱或標誌的持有人所生產的產品或服務聯想起來，致使待註冊商標的持有人可能從該商業名稱、營業場所之名稱或標誌的聲譽中取得不當利益並損害該商業名稱、營業場所之名稱或標誌的聲譽，這是在本案中未能獲得證明的。
這就是本人不同意前面的合議庭裁判的理由。
澳門特區，2011年10月26日
助審法官
賴健雄
1 FERRER CORREIA著：《Licões de Direito Comercial》，科英布拉大學，第一卷，1973年，第328頁及註釋(2)。
2 12月7日第17/2001號法律第7條：
“第7條
先前之商業名稱
1. 以下標記不能註冊為商標：
a) 與先前之商業名稱相同，且擬使用該商標之產品或服務與前者所指定之業務相同的。
b) 因為與先前之商業名稱相同或相似，且擬使用該商標之產品或服務與前者所指定之業務相同或相似，從而可能對公眾造成混淆風險的；該混淆之風險包括使人將其和先前之商業名稱聯繫起來的風險。
2. ……”
3 LUÍS COUTO GONÇALVES著：《Manual de Direito Industrial》，科英布拉，Almedina出版社，2008年，第二版，第287頁及註釋585。
4 LUÍS COUTO GONÇALVES著：《Direito de Marcas》，科英布拉，Almedina出版社，2008年，第2版，第123頁及註釋276，其中作者引用了葡萄牙最高法院關於這個問題正反兩個方面的裁判；LUÍS COUTO GONÇALVES著：《Manual……》，第287頁；以及由ANTÓNIO CAMPINOS 和LUÍS COUTO GONÇALVES共同編撰的《Código da Propriedade Industrial Anotado》，科英布拉，Almedina出版社，2010年，第 468頁。
5 MARIA MIGUEL ROCHA MORAIS DE CARVALHO著：《Merchandising de Marcas (A Comercialização do Valor Sugestivo das Marcas)》，科英布拉，Almedina出版社，2003年，第97頁。
6 LUÍS COUTO GONÇALVES著：《Manual……》，第287頁。
7 JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU著：《Curso de Direito Comercial》，科英布拉，Almedina出版社，1999年，第337頁及註釋95。
8 在下列情況下，須拒絕商標註冊：……後商標雖用於與在澳門享有聲譽之前商標並不相似之產品或服務上，但使用後商標係企圖從前商標之顯著特徵或聲譽中取得不當利益，或可能損害前商標之聲譽者，亦構成複製、仿製或翻譯在澳門享有聲譽之前商標(《工業產權法》第214條第1款c項)。
9 M. NOGUEIRA SERENS著：《Aspectos do Princípio da Verdade da Marca》，法學院學報，紀念版，科英布拉，2003年，第659頁，註釋48之末段。
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