Processo nº 596/2011
(Autos de Recurso Civil e Laboral)
Data: 22 de Março de 2012
ASSUNTO:
- Marca
- Imitação ou reprodução
SUMÁRIO:
- Verifica-se a reprodução ou imitação de uma marca anteriormente já registada por outra quando comparadas as marcas em causa sob o ponto de vista global, um consumidor médio não pode distinguir facilmente uma e outra sem recorrer a um exame ou confronto atento.
O Relator,
Processo nº 596/2011
(Autos de Recurso Civil e Laboral)
Data: 22 de Março de 2012
Recorrente: A Resorts Holdings, LLC
Recorridas: B Melbourne Limited
Direcção dos Serviços de Economia
ACORDAM OS JUÍZES NO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA R.A.E.M.:
I – Relatório
Por sentença de 02/02/2011, foi decidido julgar procedente o recurso judicial da B Melbourne Limited e, em consequência, anular a decisão da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), determinando a recusa da concessão do registo da marca nº N/43516 (Bar C), para a classe 41ª.
Dessa decisão vem recorrer a ora recorrente, alegando, em sede de conclusão, o seguinte:
i. A sentença recorrida julgou procedente o recurso judicial interposto pela B ao entender que existiria motivo de recusa do registo concedido porquanto a marca "Bar C", registada a favor da A sob o n.º N/43516 seria uma reprodução das marcas nominativas "D Club" e "D Lounge" registadas a favor da B sob os números N/26498, N/26499, N/43309, N/43310, N/43311, N/433 12, N/43313 e N/43314;
ii. Nos termos do n.º 1 do artigo 215.º do RJPI, a marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; e c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
iii. Não existe qualquer identidade ou afinidade entre os produtos e serviços assinalados pela marca "Bar C" quando comparados com os produtos e serviços assinalados pela marcas "D Club" e "D Lounge" registadas sob os números N/26498, N/26499, N/43312, N/43313 e N/43314, porquanto as marcas registadas sob os números N/26498, N/26499, N/43312, N/43313 e N/43314 se encontram registadas para a classe 43, enquanto que a marca "Bar C" se encontra registada para a classe 41, estando assim desde logo afastada qualquer "reprodução ou imitação" no que respeita à marca Bar C quando comparada com as marcas registadas sob os números N/26498, N/26499, N/43312, N/43313 e N/43314;
iv. No que se refere ao terceiro requisito, existem diferenças claras e evidentes, quer do ponto de vista gráfico, quer do ponto de vista fonético e ideográfico entre as marcas em confronto;
v. Do ponto de vista gráfico:
a) No que se refere às marcas mistas e é sem dúvida o elemento figurativo ou gráfico das referidas marcas aquele que ressalta à vista, que mais impressiona e que prevalece na mente do consumidor;
b) No que se refere às marcas nominativas D CLUB, D LOUNGE e E殿 : (i) as marcas da B são compostas por dois vocábiulos em língua inglesa: "D" e "Club" ou "D" e "Lounge", ao passo que a marca Bar C é composta por dois vocábulos em língua portuguesa: "Bar" e "C", sendo que o vocábulo D aparece em primeiro lugar nas marcas da B ao passo que o vocábulo "C" aparece me segundo lugar na marca da A; (ii) dado que se trata de um vocábulo em língua inglesa o vocábulo "D" é escrito de forma diferente através da substituição do "y" pelo "i"; (iii) a marca Bar C está escrita em letras minúsculas (à excepção das duas primeiras letras de cada vocábulo) ao passo que as marcas D CLUB e D LOUNGE estão escritas em letras maiúsculas; (iv) a marcaE殿composta pelos caracteres "E" e "殿" quando comparada com a marca Bar C; é do ponto de vista gráfico completamente distinta da marca Bar C;
vi. Do ponto de vista fonético:
a) O vocábulo "D" pronuncia-se '''F'' em língua inglesa (ln Oxford Advanced Leamer's Dictionary) e não "C", tal como é pronunciado em língua portuguesa;
b) a inclusão de outros vocábulos além dos vocábulos "D" ou "C" permite também distinguir as referidas marcas não só gráfica mas também foneticamente; quando pronunciado e ouvido pelo consumidor "Bar C" é claramente distinto de ''F'' Lounge or ''F" Club e o mesmo se diga relativamente à marcaE殿, a qual quando pronunciada como "G" se distingue claramente de "Bar H".
vii. Do ponto de vista ideográfico:
(a) os vocábulos "Lounge" e "Club" quando traduzidos para língua portuguesa apresentam muitos e diferentes significados;
(b) E o mesmo se poderá dizer da marcaE殿se atentarmos no significado do caracter chinês: 殿 que significa em língua portuguesa: salão, palácio, pavilhão;
viii. Todas as expressões "Bar" e "C", "D", "Club" e "Lounge" "殿" e "" são elementos essenciais das marcas em confronto;
ix. Quando tomadas no seu conjunto (e não dissecadas analiticamente, elemento a elemento) as marcas em confronto deixam claramente num consumidor uma impressão distinta, sem que para isso tal consumidor tenha que proceder a um exame atento ou confronto das referidas marcas;
x. Ainda quanto ao terceiro requisito previsto no n.º 1 do artigo 215.° do RJPI não existe qualquer "risco de confusão" ou "risco de associação" entre as marcas em confronto;
xi. Tais "risco de confusão" ou "risco de associação" afere-se em função do de um consumidor medianamente atento e esclarecido, atento por um lado os produtos e serviços em questão, e por outro o estrato social do público a que tais produtos e serviços se destinam;
xii. Existindo como tal diferentes sub-tipos de consumidor médio consoante o caso em apreço;
xiii. In casu, o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa não é o consumidor de um baixo estrato social ou de uma cultura rudimentar; mas sim um consumidor dotado de recursos financeiros e de um certo grau de cultura; é por isso um consumidor exigente e selectivo que procura conhecer bem a qualidade dos produtos e serviços oferecidos e a sua origem, pautando as suas escolhas mais pela origem natureza e qualidade de tais serviços ou produtos do que pela designação dos mesmos;
xiv. Acresce que, como é do conhecimento público a A e as suas subsidiárias (incluindo as que operam em Macau) pertencem ao grupo empresarial "A", um grupo empresarial de origem norte-americana, ligado à indústria hoteleira e do jogo, amplamente conhecido, em Macau, Hong Kong, na República Popular da China, no resto do continente asiático, nos Estados Unidos da América e no mundo em geral, pelos seus investimentos na construção e gestão de resorts/hotéis/casinos extremamente luxuosos, prestando serviços da mais alta qualidade e reputação, e tendo como público alvo o mais alto segmento de mercado na indústria hoteleira e do jogo e claramente distinto do grupo empresarial a que pertencem a B e as suas subsidiárias a operar a Macau - o grupo Melco-B;
xv. É ainda do conhecimento público que os resorts/hotéis/casinos geridos pelo grupo "A", bem como os estabelecimentos de restauração e outros serviços prestados pelo grupo A no âmbito dos seus resorts/hotéis/casinos ganharam diversos prémios altamente cobiçados e disputados na indústria hoteleira que atestam a excelência e alta qualidade dos serviços ali prestados;
xvi. O consumidor dos serviços associados à marca "Bar C" procura tais produtos e serviços não só pela sua marca mas também por saber que tal marca e tais produtos e serviços são prestados pela A ou pelas suas subsidiárias que operam em Macau, e como tal, são produtos e serviços de da mais alta qualidade;
xvii. Em suma, nunca o consumidor médio in casu confundiria a origem dos produtos e serviços ou pensaria existir uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as empresas prestadoras dos serviços associados às marcas em confronto.
xviii. Note-se que o que está em questão na definição deste consumidor médio não é o público em geral mas sim o público consumidor a quem os produtos ou serviços assinalados se destinam e o estrato social e cultura desse mesmo público consumidor.
xix. Acresce o facto de que as marcas em confronto designam produtos e serviços prestados em locais específicos dentro dos complexos hoteleiros ou resorts/hotéis/casinos operados pela A ou pelas suas subsidiárias a operar em Macau, ou pela B e/ou pelas suas subsidiárias a operar em Macau, consoante o caso;
xx. O que a lei pretende acautelar ao prever que uma marca não pode ser "reprodução" ou "imitação" de marca anterior (princípio da novidade das marcas) é que o consumidor não adquira um determinado produto ou serviço por pensar erroneamente que a marca que o assinala é a mesma que o consumidor retinha na memória relativamente a um produto ou serviço que adquiriu no passado;
xxi. Ora, tal risco não existe in casu, porque, sendo as marcas em confronto essencialmente marcas de serviços, os serviços associados à marca "Bar C" são prestados numa única localização muito específica, o Bar designado como "Bar C", localizado dentro do resort/hotel/casino designado como "Hotel A" em Macau;
xxii. Bar este que tem um design e decoração exclusivos, cuidadosamente delineados e concretizados e em perfeita sintonia com a imagem de marca, design e reputação dos hotéis do grupo A, sendo completamente distintos do design, decoração e imagem dos estabelecimentos onde são ou foram prestados os serviços associados às marcas "D Club" e "D Lounge";
xxiii. O local ou estabelecimento em que tais serviços são prestados é in casu um elemento constitutivo e indissociável das marcas em confronto e dos serviços que lhe estão associados, impedindo, por si só, qualquer confusão ou risco de associação por parte dos consumidores relativamente a tais estabelecimentos, produtos, serviços ou marcas;
xxiv. Atento igualmente o contexto específico de Macau: um território de pequena dimensão, onde as cadeias de hotéis/resorts explorados pela A e/ou pelas suas subsidiárias são amplamente conhecidas, gozam de um enorme prestígio e são claramente distinguíveis e distinguidas pelo público consumidor (não só em Macau mas também pelos turistas que visitam o território) de todas as outras cadeias hoteleiras que aqui operam (incluindo das cadeias de hóteis/resorts exploradas pela B e/ou pelas suas subsidiárias); nunca um qualquer consumidor que se desloque a uma cadeia de hotéis/resorts explorados pela A e aí usufrua dos produtos e serviços associados à marca "Bar C" teria qualquer dúvida quanto a quem presta tais produtos e serviços, e muito menos consideraria alguma vez que tais produtos ou serviços eram prestados pela B;
xxv. Alega ainda a B que a marca "Bar C" constituiria uma reprodução de marcas notórias e de prestígio na RAEM;
xxvi. Claramente as marcas "D Club" e "D Lounge" não adquiriram um renome tal que sejam ampla ou imediatamente reconhecidas pelo público em geral ou mesmo entre os consumidores alvo dos produtos e serviços prestados pelo referido grupo empresarial, não gozando portanto correntemente de prestígio em Macau nem sendo marcas notoriamente conhecidas em Macau; não tendo a B satisfeito ónus de prova que sobre ela impendia por forma a demonstrar que as marcas "D Club" e "D Lounge" teriam adquirido um tal nível de atracção e/ou satisfação junto dos consumidores que permita qualificá-las como marcas notórias ou de grande prestígio;
xxvii. A B alega ainda que a eventual concessão da marca "Bar C", e a consequente utilização da mesma pela A ou pelas suas subsidiárias na RAEM no curso da operação das suas actividades, constituiria um acto de concorrência desleal;
xxviii. A concorrência leal deve ser reconduzida a uma actuação de boa-fé no mundo empresarial, estando o conceito de concorrência desleal intimamente ligado às noções de "risco de confusão" ou "risco de associação" entre as marcas em confronto.
xxix. Como largamente demonstrado no caso sub judice não existe qualquer ''risco de confusão" ou "risco de associação" entre as marcas em confronto;
xxx. Por outro lado, atentos os operadores económicos em confronto e o contexto específico em que tal discussão se coloca, os produtos, serviços e marcas da A gozam de uma tal reputação e prestígio junto do público consumidor em geral, tanto na RAEM como internacionalmente, que tais produtos, serviços e marcas nunca seriam associados à B ou aos seus produtos, serviços e marcas;
xxxi. Acresce que a A dispõe de um orçamento anual e despende anualmente de largos milhões de patacas em publicidade e na promoção da reputação e exclusividade dos seus produtos, serviços e marcas, e fá-lo com a intenção de promover e proteger os seus produtos e serviços por forma a assegurar que tais produtos são claramente associados com a A e distinguidos de quaisquer outros produtos, serviços e marcas existentes no mercado;
xxxii. Pelo que a A terá sempre como objectivo não o de confundir-se mas sim o de distinguir-se e diferenciar os seus serviços e o indiscutível grau de qualidade que lhes está associado de quaisquer outras empresas ou serviços no mercado, por forma a proteger a sua própria reputação e prestígio e a exclusividade dos seus produtos e serviços;
xxxiii. Pelo acima exposto, não existe qualquer possibilidade de se vir a verificar um desvio de clientela, nem se está perante uma situação em que o registo e uso da marca "Bar C" consubstancie uma situação de concorrência desleal, ou em que o registo e uso de tal marca poderá vir a causar um estado propício a tal concorrência desleal.
Pedindo no final que seja revogada a sentença recorrida e, em consequência, ser mantido o despacho proferido pela Senhora Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia em 26 de Abril de 2010 e publicado no Boletim Oficial de Macau de 19 de Maio de 2010 que concedeu o registo da marca da A “Bar C” sob o nº N/43516.
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A recorrida, B Melbourne Limited, respondeu à motivação do recurso da recorrente, nos termos constantes a fls. 199 a 217 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, pugnando pela improcedência do recurso ora interposto.
A Direcção dos Serviços de Economia respondeu à motivação do recurso da recorrente, nos termos constantes a fls. 234 a 238 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, sustentando pela procedência do recurso ora interposto.
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Foram colhidos os vistos legais.
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II – Factos
Foi considerado como provado o seguinte facto pelo tribunal a quo:
- À B Melbourne Limited, ora recorrida, foi concedido o registo das marcas “D CLUB” para a classe 41ª e “D LOUNGE” para as classes 41ª e 43ª, em data anterior àquela em que a A Resorts Holdings, LLC, ora recorrente, requereu o registo que lhe foi concedido pela decisão impugnada da marca “Bar C”, para a classe 41ª.
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III – Fundamentos
Da questão Prévia: documentos juntos com a alegação do recurso
A ora recorrida vem impugnar a junção dos documentos feita pela recorrente a fls. 178 a 190 dos autos, por entender a mesma não ser legalmente admissível.
Dispõe o nº 1 do artº 616º do CPC que “as partes podem juntar documentos às alegações nos casos a que se refere o artigo 451º ou no caso de a junção apenas se tornar necessária em virtude do julgamento proferido na primeira instância.”
Por sua vez, o artº 451º do mesmo Código prevê que:
“1. Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento.
2. Os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado do processo.”
No caso em apreço, os documentos juntos consistem todos eles em informação publicitária ou recortes de “imprensa”, com datas anteriores à data da sentença do tribunal a quo (02/02/2011), o que significa que os mesmos bem poderiam ter sido juntos pela ora recorrente até àquele momento.
A ora recorrente não apresentou qualquer justificação para a sua junção tardia.
Também não se afigura que a junção em causa se torne necessária em virtude da decisão recorrida.
Pelo exposto, se conclui que a junção dos documentos em referência não é legalmente admissível por violar o nº 1 do disposto do artº 616º, conjugado com o artº 451º, todos do CPCM.
Em consequência, determina-se o respectivo desentranhamento.
Do mérito da causa:
Para a recorrente, a sua marca composta pela expressão “Bar C” não é reprodução ou imitação das marcas “D CLUB” e “D LOUNGE”, porque existem diferenças claras e evidentes entre as marcas em confronto, quer do ponto de vista gráfico, quer dos pontos de vista fonético e ideográfico.
Por outro lado, entende que as marcas “D CLUB” e “D LOUNGE” não são marcas notórias ou de prestígio.
Por fim, defende ainda que a concessão do registo da sua marca não origina qualquer concorrência desleal na RAEM.
Quid iuris?
Dispõe o artº 215º do RJPI que:
1. A marca registada considera-se reproduzida ou imitada, no todo ou em parte, por outra, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, nominativa, figurativa ou fonética com outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
2. Considera-se reprodução ou imitação parcial de marca, a utilização de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente do aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cores e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outras adoptadas por possuidor de marcas legitimamente utilizadas.
No caso em apreço, o registo da marca “D LOUNGE” é anterior ao da marca “Bar C”.
Destinam-se ambas à classe 41ª.
Vamos agora analisar se se verifica também o pressuposto da al. c) do nº 1 do artº 215º do RJPI.
Comparadas as marcas em referência sob o ponto de vista global, não nos parece que um consumidor médio possa distinguir facilmente a marca da ora recorrente com as da recorrida sem recorrer a um exame ou confronto atento.
Veja-se:
O que salta desde logo à vista é justamente que as marcas em causa são bem parecidas, sendo o elemento essencial e caracterizador comum a palavra “D” ou “C”, pois as palavras “Bar” e “Lounge” destinam-se essencialmente para a descrição da actividade.
Apesar de existir uma ligeira diferença na pronúncia, que aliás nem é muito evidente, entre as palavras “D” e “C”, o certo é que as mesmas têm o mesmo significado.
Além disso, são palavras quase idênticas sob o ponto de vista visual, pois a diferença da composição reside apenas nas letras “i” e “y”, letras essas que, como bem notou a recorrida, têm o mesmo som tanto em português como em inglês.
Em relação às palavras “Bar” e “Lounge”, não obstante as diferenças sob os pontos de vista fonético e visual, podemos dizer que as mesmas são quase sinónimos, ou pelos menos têm uma forte afinidade do sentido, daí que não é fácil para um consumidor médio distinguir as diferenças ao nível ideográfico.
Sendo como elemento descritivo da actividade, a identidade ou afinidade do sentido destas palavras contribui inevitavelmente para a confusão das marcas em causa.
Colocando-nos na posição de um consumidor médio que visse um estabelecimento com o nome de “D LOUNGE” e um outro com o nome de “Bar C”, ambos se destinam aos mesmos serviços e produtos, não se pode afastar o perigo da confusão e da associação dos mesmos.
Não é de acolher o entendimento da ora recorrente no sentido de que “o consumidor que frequenta hotéis-casinos ou complexos hoteleiros de luxo de grandes cadeias internacionais é um consumidor exigente e informado que procura conhecer bem a qualidade dos produtos e serviços oferecidos e a sua origem”, já que como bem notou o Ac. deste Tribunal de 15/03/2012, proferido no Proc. nº 436/2011 (sobre a questão de saber se existir reprodução ou imitação entre as marcas nominativas “C”, “D LOUNGE” e “D CLUB”), que “... grande parte, se não a maior e esmagadora maioria dos clientes desses serviços são chineses ou asiáticos. Muitos – ou talvez não – falarão alguma coisa de inglês, mas quase nada, de certeza, de português. Daí decorre também, como evidente a confusão entre duas palavras escritas em línguas estranhas, pelo menos uma delas, e que muito se assemelham o que faz aumentar o risco de confusão”.
Também não é de acolher a posição da recorrente de que o risco da confusão e da associação se afasta na medida em que as marcas em causa pertencem a dois grupos empresariais distintos e bem conhecidos na RAEM e cada um utiliza a sua marca nos seus próprios espaços físicos devidamente identificados, pois, como bem afirmou o tribunal a quo que o que está em causa é o princípio da novidade das marcas e não a forma da sua utilização; “para poder ser registada uma marca tem de ser nova, isto é, tem de ser distinta ou diferente das anteriormente registadas”.
Ficam assim verificados todos os requisitos previstos no nº 1 do citado artº 215º do RJPI, concluindo desta forma que a marca da ora recorrente reproduz a marca nominativa “D Lounge” da ora recorrida, susceptível de introduzir o consumidor médio em erro ou confusão, bem como gerar o risco de associação com a referida marca da ora recorrida, pelo que o registo da mesma deve ser recusado nos termos do artº 214º, nº 2, al. b) do RJPI.
Face à conclusão acima em referência, torna-se inútil apreciar se as marcas da recorrida são ou não marcas notórias ou de prestígio, bem como se a concessão do registo da marca da ora recorrente origina ou não situação de concorrência desleal.
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Tudo visto, resta decidir.
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IV – Decisão
Nos termos e fundamentos acima expostos, acordam em negar provimento ao presente recurso jurisdicional, confirmando a sentença recorrida.
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Custas do desentranhamento dos documentos pela recorrente, com taxa de justiça de 1UC.
Custas do recurso pela recorrente.
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Notifique e registe.
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RAEM, aos 22 de Março de 2012.
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Ho Wai Neng
(Relator)
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José Cândido de Pinho
(Primeiro Juiz-Adjunto)
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Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)
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596/2011