Processo nº 482/2018
(Autos de recurso cível)
Data: 21/Fevereiro/2019
Assunto: Justo motivo para o não uso da marca
SUMÁRIO
O registo de marca caduca pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo.
O justo motivo para o não uso da marca depende da ocorrência de circunstâncias independentes da vontade do titular, como são os casos de força maior (guerras, catástrofes naturais, etc.), ou de medidas de autoridades públicas proibindo a produção ou a comercialização dos respectivos produtos.
O facto de a recorrente estar envolvida em litígios judiciais não constitui justo motivo para não o uso das suas marcas durante 3 anos consecutivos.
O Relator,
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Tong Hio Fong
Processo nº 482/2018
(Autos de recurso cível)
Data: 21/Fevereiro/2019
Recorrente:
- A Operations LLC
Recorrida:
- B Companhia Limitada
Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:
I) RELATÓRIO
A Operations LLC, sociedade com sede nos Estados Unidos da América, com sinais nos autos (doravante designada por “recorrente”), interpôs recurso da decisão do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual dos Serviços de Economia, que declarou a caducidade do registo das marcas N/..., N/..., N/... e N/... concedido a favor de C (de quem a recorrente adquiriu as marcas), com fundamento na falta de utilização séria das mesmas na RAEM.
Por sentença do Tribunal Judicial de Base, foi julgado improcedente o recurso e, em consequência, mantido o despacho administrativo impugnado.
Inconformada, recorreu a recorrente jurisdicionalmente para este TSI, em cujas alegações formulou as seguintes conclusões:
“A. “Têm legitimidade para requerer a prática de quaisquer actos jurídicos perante a DSE aqueles que tiverem interesse relativamente aos referidos actos” (artigo 19º do RJPI).
B. Referiu o Tribunal a quo que a legitimidade da Parte contrária no pedido de declaração de caducidade deve aferir-se em função de essa entidade ser concorrente da Recorrente ou de se tratar de uma entidade privada que pretenda usar a marca registada.
C. A Parte Contrária em nenhum momento alegou ou logrou demonstrar tratar-se de uma concorrente da Recorrente.
D. O facto de uma entidade privada pretender, simplesmente, usar uma determinada marca, não basta para assegurar a respectiva legitimidade, sendo necessário que dos factos alegados pela Parte Contrária resulte um “interesse” concreto quanto ao pedido de caducidade.
E. Quanto à denominação social, o próprio Tribunal a quo referiu que a mesma é irrelevante para efeitos de se apurar o “interesse”, e consequente legitimidade, no pedido de declaração de caducidade.
F. Quanto ao facto de a Parte Contrária ter sido titular de marca (N/...) que entretanto foi declarada caducada por não uso, deixou obviamente a Parte Contrária de ter qualquer interesse em promover o pedido de caducidade por não uso – pois cessou a sua qualidade de titular da referida marca N/....
G. A apresentação do pedido de caducidade pela Parte Contrária constitui abuso de direito, pois a Parte Contrária deu entrada ao mesmo sem qualquer interesse justificativo – e bem sabendo que não tem interesse em tal pretensão, até porque a sua marca já caducou, não tendo legitimidade para usar as marcas da Recorrente.
H. O conceito de “justo motivo” é um conceito indeterminado, pelo que a sua aplicação exige necessariamente uma apreciação valorativa do caso concreto.
I. A respeito de conceitos indeterminados, já se pronunciou o Supremo Tribunal de Justiça português, referindo que os mesmos, “em qualquer ordem jurídica, terá[am] de ser concretizado[s] pelo juiz no momento da sua aplicação, tomando em conta as circunstâncias particulares do caso concreto”, seguindo a mesma linha de pensamento Luís Couto Gonçalves e António Campinas, que entendem que a aplicação prática do conceito de “justo motivo” deverá ser feita de forma casuística.
J. O Tribunal a quo não teve em conta a dimensão do contencioso que apôs C (de quem a Recorrente adquiriu as marcas registadas) e a Parte Contrária durante mais de 10 anos.
L. O Tribunal a quo não analisou nem teve em consideração o facto de as marcas da Recorrente assinalarem serviços (a saber, serviços imobiliários, desenvolvimento imobiliário, construção, serviços de casino e hotelaria) que exigem o investimento de avultadas somas em capital, sendo que tal investimento só é possível quando bancos e investidores encontram um clima de elevada confiança, incompatível com conflitos à titularidade de marca a usar.
M. Resulta da sua natureza de conceito indeterminado, que o conceito de “justo motivo” deve ser preenchido sempre em função do tipo de serviço ou produto em questão – a sentença recorrida é totalmente omissa neste aspecto.
N. É entendimento comum da doutrina e jurisprudência constituírem “justo motivo” os “obstáculos que tenham uma relação directa com o não uso dessa marca e que tornem impossível ou pouco razoável o seu uso, igualmente que sejam independentes da vontade do titular”.
O. “Justo motivo”, segundo anota Américo Silva Carvalho, verifica-se se estivermos em face de uma razão que não tenha permitido, a uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa no cumprimento das obrigações que impendem sobre ela, efectuar essa utilização.
P. O contencioso, além de ter durado mais de 10 anos e dada a sua extensão, colocou sérios obstáculos ao uso das marcas da Recorrente – a validade das marcas deste processo esteve sempre ameaçada e sujeita a possível cancelamento ou não concessão, tornando absolutamente desrazoável o seu uso.
Q. O referido contencioso não constituiu, apenas, um processo isolado, sem grande impacto no uso das marcas da Recorrente, mas sim um conjunto de processos que, como um todo, comprometiam a validade das marcas da Recorrente e qualquer viabilidade de um eventual licenciamento das mesmas a terceiros.
R. Ainda que se considerasse que o uso das marcas pela Recorrente não era impossível, sempre se diria que tal uso não era, de todo, razoável, nem compatível com o comportamento de uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa no cumprimento das obrigações que impendem sobre ela – critérios usados pela doutrina e jurisprudência, como já referido, que têm total aplicação a este caso concreto.
S. O que deve estar alheio à vontade do titilar são os obstáculos ou as circunstâncias que impossibilitem ou tornem pouco razoável o uso da marca em questão – e tais circunstâncias são totalmente alheias à vontade da Recorrente.
T. Caso o conceito de “justo motivo” não fosse assim interpretado, estar-se-ia a fazer corresponder o mesmo ao conceito de força maior.
U. O conceito de força maior era, o conceito que a legislação anteriormente em vigor aplicava, ou seja, o legislador evoluiu consideravelmente e a referência a casos de força maior caiu da letra da lei – a norma legal em vigor refere-se a “justo motivo”, pretendendo o legislador abranger pela excepção ao uso sério de marca situações que não se reportam apenas a catástrofes naturais, alheias à vontade do titular.
Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser revogado o despacho de 7 de Abril de 2017 que declarou a caducidade do registo das marcas N/..., N/..., N/... e N/..., com todas as consequências legais.”
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Ao recurso não ofereceu a recorrida resposta.
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Enquanto a Direcção dos Serviços de Economia ofereceu o merecimento dos autos.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
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II) FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade com relevância para a decisão da causa:
於2006年8月28日，C向經濟局申請編號N/...的商標，該商標的樣式為…，提供第36類別的服務，即﹕Serviços imobiliários, nomeadamente, listagem, aluguer, financiamento, venda, e gestão de propriedade comercial, residencial, e hoteleira。
於2006年8月28日，C向經濟局申請編號N/...的商標，該商標的樣式為…，提供第37類別的服務，即﹕Desenvolvimento imobiliário e construção de propriedade comercial, residencial, e hoteleira。
於2006年8月28日，C向經濟局申請編號N/...的商標，該商標的樣式為…，提供第41類別的服務，即﹕Serviços de jogo e casino e providenciar instalações de casino。
於2006年8月28日，C向經濟局申請編號N/...的商標，該商標的樣式為…，提供第43類別的服務，即﹕Serviços de hotel e alojamento; alojamento temporário; restaurantes; serviços de comida e bebida; cafés; "bistros" e bares; "catering"; serviços de conferências e de funções e providenciar instalações para conferências e funções。
上述申請於2006年11月1日在第44期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
透過於2007年2月7日在第6期第2組的澳門特別行政區公報內刊登的知識產權廳廳長批示，C獲准編號N/..., N/...及N/...的商標註冊。
透過於2012年9月5日在第36期第2組的澳門特別行政區公報內刊登的知識產權廳廳長批示，C獲准編號N/...的商標註冊。
對立當事人B COMPANHIA LIMITADA於2016年12月16日以上述商標(包括商標編號N/...，N/...，N/...及N/...)在連續三年內沒有被認真使用為由，向經濟局申請宣告該等商標失效。
透過2017年1月11日的轉讓合同，上訴人取得商標編號N/...，N/...，N/...及N/...的權利。
上訴人於2017年3月29日就宣告商標失效的事宜分別作出回覆(其內容見行政卷宗編號N/...內第49至55頁、行政卷宗編號N/...內第40至46頁、行政卷宗編號N/...內第40至46頁、及行政卷宗編號N/...內第49至55頁，在此視獲完全轉錄)。
經濟局於2017年4月7日作出宣告商標編號N/...，N/...， N/...及 N/...失效的決定(其內容見行政卷宗編號N/...內第56至64頁、行政卷宗編號N/...內第47至55頁、行政卷宗編號N/...內第47至55頁、以及行政卷宗編號N/...內第56至64頁，在此視獲完全轉錄)。
上述決定於2017年5月4日在第18期第2組的澳門特別行政區公報內刊登。
對立當事人B COMPANHIA LIMITADA曾持有商標編號N/...，該商標用作提供第42類的產品或服務，樣式為…。
但該商標最終被法院確認宣告失效。
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Está em causa a seguinte decisão:
“三、理由說明
經分析上訴人的上訴聲請書狀內容，可以歸納出以下的上訴理據﹕
(一) 對立當事人B COMPANHIA LIMITADA沒有正當性要求宣告上訴人持有的四個商標失效；
(二) 上訴人或C對不使用商標存有合理理由。
以下將逐項分析上訴人提出的理據。
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(一)對立當事人的正當性
上訴人認為對立當事人B COMPANHIA LIMITADA在提出宣告商標編號N/..., N/..., N/...及 N/...失效的申請時，沒有陳述其對商標被宣告失效所具有的利益，亦即，上訴人認為對立當事人不是相關的利害關係人，故無正當性要求宣告商標的失效。
事實上，根據已證事實H項提及的申請，對立當事人當時在說明其正當性時，提出了對立當事人的公司名稱為“B COMPANHIA LIMITADA”以及其曾是商標編號N/...的權利人，因此其在宣告商標失效方面有利害關係。
至於被上訴實體方面，認為對立當事人具有正當性提出宣告相關商標失效的申請，理由是對立當事人的公司名稱可能與上訴人持有的商標存在衝突。
而上訴人方面，其不同意被上訴實體的見解，認為公司名稱的註冊與商標的註冊是兩件不同的事情，兩者可以相容並存。此外，對立當事人曾經持有的商標編號N/...亦已被法院確認宣告失效，所以認為對立當事人現在已不具有利益宣告上訴人的商標失效。
現須審理有關問題。
根據現行《工業產權法律制度》第19條的規定﹕“具有正當性向經濟司要求作出任何法律上之行為之人，為與該等行為有利害關係之人。”
所以申請人的正當性體現於其對所申請的行為是否具有利害關係。
那麼，為何立法者允許私人基於不認真使用商標而提出宣告某個商標失效？我們認為道理是相當簡單和清楚，因為根據《工業產權法律制度》第219條第1款的規定，商標之註冊使其權利人有權阻止第三人在未經其同意下而在所進行之經濟活動中將與註冊商標相同或易混淆之標記用於與使用註冊商標之產品和服務上。換言之，若某個不被實際和認真使用的商標一直存在，行業內的其他競爭者或潛在競爭者是無法將已獲註冊成商標的標記用於自身的產品和服務上，而為了確保市場上的正當競爭，立法者允許利害關係人在商標無被認真使用的情況下，提出宣告商標失效的申請，以解除已獲註冊的商標效力。
所以，在判斷要求宣告商標失效的正當性問題上，應當分析申請人本身是否行業的競爭者或有意利用已註冊商標的私人，而不是以申請人現時是否已經持有相同或相類似的商標作為判斷正當性的標準。
回到本案中，單憑從涉及對立當事人與上訴人(或前權利人C)之間多年來就商標“...”的註冊事宜上出現的糾紛已能適當得出對立當事人與上訴人之間存有競爭關係，後者曾成功地以商標不被認真使用為由，宣告原來由前者持有的商標編號N/...失效，而本案則剛剛相反，是由對立當事人以商標不被認真使用為由，要求宣告上訴人的商標失效。
所以，不論對立當事人的公司名稱與上訴人持有的商標有否出現衝突，單憑兩者之間多年來為爭奪商標而提起的訴訟，已經足以說明對立當事人是希望使用標記“...”的行業競爭者或私人。
有見及此，法庭認為對立當事人具有正當性發起宣告商標失效的程序。
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(二)對不使用商標存有合理理由
上訴人認為之所以沒有使用有關商標，實際上與對立當事人B COMPANHIA LIMITADA十年間出現的訴訟有關，故總結存有合理理由不使用有關商標。
現須審理上訴人的這一理據。
根據《工業產權法律制度》第231條第1款b項，商標之註冊在連續三年未認真使用商標而失效，但有合理理由者除外。
就何謂“合理理由”葡國學者JOSÉ MOTA MAIA有以下見解﹕
“(…)[A] opinião geral é a de considerar que todo o «justo motivo» terá, como denominador comum, a característica de não serem imputáveis ao titular do registo, incluindo a justificação clássica de «força maior»
Nestes termos, serão igualmente incluídas no «justo motivo» as eventuais disposições legais ou administrativas que proíbam a venda dos produtos ou a prestação dos serviços assinalados pela marca, ou, ainda, que impeçam a exportação dos produtos, ou a prestação dos serviços no estrangeiro”。
LUÍS COUTO GONÇALVES認為﹕“Seguramente configura justo motivo tudo o que diga respeito a causas de força maior ou casos fortuitos e todas as situações não imputáveis ao titular da marca (v.g. por consequência de uma disposição legal ou administrativa ou por impossibilidade de obtenção de matéria prima, etc.)”。
除了其他更好的高見，本人認為上訴人所提出的情況不構成阻卻失效的“合理理由”。
“合理理由”應理解為基於商標持有人意志以外的因素妨礙或阻止商標的使用，而本案中，上訴人所指出的司法爭議並不構成第231條第1款b項所指的合理理由，這是因為上訴人即使面對訴訟仍有選擇空間，得選擇使用或不使用商標。我們並不否認訴訟的存在會對企業帶來一定風險，但這些都屬於商業上的風險，由商標持有人經平衡各方利益後作出選擇，既然本案中商標持有人是選擇不使用有關商標，則其必須承擔不使用商標的後果 ― 宣告商標失效。
事實上，上訴人的情況與那些因為社會經濟環境轉差或經濟政策轉變，又或商標持有人的經濟能力惡化等情況相類似，該等情況下商標持有人仍能夠選擇是否繼續使用商標和開展商業活動，但我們不能認同以上列舉的情況均構成不使用商標的合理理由，因為在那些情況下商標的不使用完全基於商標持有人的自由選擇，而且無人能夠預料自己持有的商標會否在某一天遇到法律上的挑戰或質疑，亦不能夠因爭議的出現便構成不去使用商標的合理理由。
故此，除了應有尊重外，法庭不認同上訴人提出的第二項理據，並應裁定有關上訴理據不成立。
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四、 決定
綜上所述，本庭裁定上訴人的上訴理由及請求不成立，維持被上訴決定，宣告商標編號N/...，N/...，N/...及 N/...因連續三年未被認真使用而失效。”
Analisada a douta sentença de primeira instância que antecede, louvamos a acertada decisão com a qual concordamos e que nela foi dada a melhor solução ao caso, pelo que, considerando a fundamentação de direito constante da sentença recorrida, cuja explanação sufragamos inteiramente, remetemos para os seus precisos termos ao abrigo do disposto o artigo 631º, nº 5 do CPC.
Apenas mais umas achegas para realçar que a posição assumida pela decisão recorrida está correcta.
No concernente à questão de legitimidade da parte contrária para formular pedido de caducidade de marca pelo não uso, para além do citado artigo 19.º do RJPI, também se prevê no n.º 5 do artigo 231.º do mesmo diploma legal que as causas de caducidade especificadas naquele artigo (entre outras, pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos), podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.
De facto, não obstante a parte contrária ter sido titular da marca N/... que entretanto foi declarada caducada por falta de uso, a mesma só pode voltar a requerer de novo o registo daquela marca se as marcas registadas da recorrente forem declaradas caducadas, face à forte semelhança ou afinidade que as duas marcas se apresentam.
Sendo assim, está fora de dúvida que a parte contrária tem sempre interesse em obter a declaração de caducidade do registo das marcas da recorrente.
Quanto à questão de (in)existência de justo motivo pela falta de utilização séria das marcas, dizemos que a solução adoptada pelo Tribunal recorrido é a já defendida por este TSI, no Acórdão do Processo n.º 39/2014, ao considerar que: “Por outro lado, só constitui motivo justo para o não uso aquele motivo que não tenha permitido a uma pessoa normal, diligente e devidamente informada e cuidadosa cumprir as obrigações que impendem sobre ela. Existe justo motivo quando o não uso não provém da vontade do titular do registo, nem lhe é imputável a título de mera culpa. Dito de outra forma, o justo motivo para o não uso da marca depende da ocorrência de circunstâncias independentes da vontade do titular, como são os casos de força maior (guerras, catástrofes naturais, etc.), ou de medidas de autoridades públicas proibindo a produção ou a comercialização dos respectivos produtos.”
Desta sorte, o facto de a recorrente estar envolvida em litígios judiciais não constitui justo motivo para não o uso das suas marcas durante 3 anos consecutivos.
Termos em que há-de negar provimento ao recurso.
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III) DECISÃO
Face ao exposto, acordam em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se o valor da causa, para efeito de custas, em 500 U.C.
Registe e notifique.
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RAEM, 21 de Fevereiro de 2019
Tong Hio Fong
Lai Kin Hong
Fong Man Chong
Recurso cível 482/2018 Página 13