Processo n.º 784/2019
(Autos de recurso em matéria de marca)
Relator: Fong Man Chong
Data : 17 de Outubro de 2019
ASSUNTOS:
- Marca e capacidade distintiva de expressão meramente descritiva
SUMÁRIO:
I – A existência e utilização de marca têm por desiderato alcançar duas funções: uma função económica - que serve para diferenciação entre os produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação entre a marca que assinala um produto ou serviço e as inerentes características – e uma função jurídica – que visa realizar os interesses do titular, usando-se a marca no jogo da concorrência como instrumento de diferenciação.
II – A expressão “SCIENCING THE TABLE GAME” , de carácter descritivo, sem outro elemento qualitativo, não é capaz de identificar especificadamente o tipo de jogos de mesa electrónicos em causa, carece como tal de capacidade distintiva, o que determina o indeferimento do seu registo como sinais distintivos de produto.
O Relator,
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Fong Man Chong
Processo nº 784/2019
(Autos de recurso em matéria de marca)
Data : 17 de Outubro de 2019
Recorrente : A, LTD
Recorrida : Direcção dos Serviços de Economia (經濟局)
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Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:
I - RELATÓRIO
A, LTD, Recorrente, devidamente identificada os autos, não se conformando com a sentença do TJB, datada de 22/03/2019, que julgou improcedente o recurso por ela interposto contra a decisão do Director dos Serviços de Economia, dela veio, em 29/05/2019, recorrer para este TSI, com os fundamentos de fls. 58 a 72, tendo formulado as seguintes conclusões:
A. O pedido de registo da Recorrente que foi recusado foi o da N/XXXXXX "SCIENCING THE TABLE GAME", na classe 28.ª.
B. Quer este pedido de registo quer todos os outros supra referidos servem para demonstrar que, ao contrário do que a decisão sob censura faz crer, não há assim tantas companhias que desenvolvam jogos de mesa de casino.
C. E, muito menos, que haja outras companhias que apliquem métodos científicos aos jogos de mesa para casinos.
D. Aliás, nem a D.S.E., nem agora o Tribunal a quo, apontam nenhuma marca, nem nenhuma companhia, para além da ora Recorrente que utilize a expressão "SCIENCING THE TABLE GAME".
E. Em nenhum dos sítios da internet de empresas concorrentes da aqui recorrente é utilizada a expressão "SCIENCING THE TABLE GAME".
F. Pelo que, a D.S.E. primeiro e o tribunal a quo depois, erraram ao considerar que a expressão "SCIENCING THE TABLE GAME" foi sempre usada pelas companhias concorrentes para descrever os jogos de mesa.
G. O que é completamente falso.
H. Pois, a expressão "SCIENCING THE TABLE GAME" nunca, até ao momento, foi usada por mais ninguém;
I. Sendo, apenas, usada na indústria, até à data, pela A, ora, Recorrente.
J. Pelo que a Marca "SCIENCING THE TABLE GAME" só pode ser associada e descrever os produtos da Recorrente A.
K. Como se depreende do pedido de registo que foi recusado, bem como, dos outros pedidos supra referidos, a Recorrente desenvolve urna linha completa de produtos altamente sofisticados, com recurso aos últimos desenvolvimentos tecnológicos e científicos, através do seu gabinete de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
L. Sendo que a marca, N/XXXXXX, agora recusada, é o corolário dessa investigação e desenvolvimento.
M. Até à chegada da Recorrente ao mercado, os dispositivos de jogos de mesas para casino não passavam de "caixas de sapatos" sem qualquer tecnologia ou eletrónica incorporada.
N. Hoje, devido aos milhões gastos em desenvolvimento e recurso às mais avançadas tecnologias temos dispositivos de jogos de mesa de casino que detectam, através da ciência e tecnologia, o número de fichas, o resultado do jogo, a batota ou fraude.
O. Pelo que a Marca SCIENCING THE TABLE GAME, para além de identificar imediatamente a Recorrente, é o expoente máximo do desenvolvimento tecnológico dos dispositivos de jogos de mesa para casinos, só por ela pode ser usado.
P. Sendo a Marca reconhecida pela indústria do jogo mas também pelos jogadores como identificadora dos produtos da Recorrente.
Q. Ganhando por essa razão distintividade.
R. Ora, a distintividade consiste na aptidão de um determinado sinal em individualizar um produto ou serviço dentre aquela universalidade compreendida no seu segmento.
S. Ou seja, elemento distintivo é aquele pelo qual é possível individualizar um produto ou serviço específico dentro de uma determinada área de actuação.
T. É nesta área específica, ou segmento, que temos de aferir a distintividade da Marca, tal como prevê o Art. 214.º n.º 3 do RJPI.
U. Estando a generalidade dos funcionários públicos proibidos de entrar nos casinos de Macau, desconhecendo por isso os produtos aí utilizados, não é razão para recusarem a distintividade de uma Marca reconhecida nesse meio.
V. Dúvidas não restam que pelos motivos expostos supra a marca N/XXXXXX adquiriu já este carácter distintivo.
W. Devendo, por essa razão, ter sido concedido o registo da Marca N/XXXXXX.
X. Aliás como a própria D.S.E reconheceu quando concedeu os registos das marcas, por exemplo, N/25420, N/149477, N/149478, N/149479, N/149480, N/58435, N/58436, N/58437, N/58438, N/109317, N/10318, N/109319, N/109320, N/109321, N/109322, N/109323, N/109324, N/134558, N/123704, N/80542, N/80543, N/102804, N/102805, N/102806 e N/102807;
Y. O Tribunal a quo violou as disposições dos Arts. 197.º, 199.º e 214.º n.º 3 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
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Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.
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II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.
O processo é o próprio e não há nulidades.
As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “ad causam”.
Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.
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III – FACTOS ASSENTES:
São os seguintes factos com interesse para a decisão da causa:
- A Recorrente/Requerente solicitou junto da DSE registar “SCIENCING THE TABLE GAME”como marca na classe 28.
- Tal pedido foi recursado pela DSE com os seguintes fundamentos:
“(…)
2. 擬註冊兩商標的式樣均為：SCIENCING THE TABLE GAME
3. 以上申請註冊的商標是由印刷體英文短語“SCIENCING THE TABLE GAME”構成的文字商標，其中，“SCIENCING”含義為“科學”，而“TABLE GAME”含義為“桌上遊戲”，通常被簡稱為“桌遊”，其是卡片遊戲(使用卡片進行的遊戲，如撲克牌、UNO)、圖版遊戲(運用地圖及擲骰子或其他方法進行的遊戲，如大富翁)、骰牌遊戲(以非紙質製成的骰牌進行的遊戲，如麻將)及其他在桌子或任何平面上玩的游戲的泛稱，短語的整體含義為“科學化桌上遊戲”。
4. 桌上遊戲中之撲克牌等卡片遊戲及麻將等骰牌遊戲，均屬在娛樂場玩樂之桌上遊戲，而該些桌上遊戲與指定使用產品息息相關。隨著科技發展，企業不斷科學化桌上遊戲及相關設備，以增加對玩家的吸引力，故而“科學化桌上遊戲”、“SCIENCING THE TABLE GAME”等短語常被企業用於對桌上遊戲及相關產品之宣傳說明，表示其遊戲及相關產品正以科學方式進行優化完善，而該些企業眾多，不具有唯一性、特定性。因此，申請人擬以該標記作為商標，註冊於指定產品內，將無法發揮甄別申請人與他人產品的功能，不能起到區別不同產品來源的識別作用，會令消費者無法確定有關產品由哪一家企業提供。
5. 商標為代表產品或服務的標誌，在使用時應能很明顯地讓消費者辨別出是表示產品或服務出自某經營者的標誌。為此，商標的設計必須具有顯著特徵，使消費者可以區別有關產品或服務屬於哪個企業，而特徵顯著、便於識別成為註冊商標應當具備的必要條件。
6. 鑒於商標具有區別產品或服務來源的基本功能乃商標註冊的實質條件，為此澳門特區《工業產權法律制度》第197條對商標應具備的條件，即商標客體的形式和構成，作出了明文規定：“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝”；同一法規第199條第1款c項規定，“已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌”不受保護。
7. 上述規定表明，只有特徵顯著、便於識別的標識，才能作為商標申請註冊。在這裡，申請人擬以不具顯著特徵的短語構成的標記“SCIENCING THE TABLE GAME”作為商標指定使用於第9類和第28類與遊戲相關之產品上，消費者看到此標記，會將之視為產品的說明標記，理解為該些桌上遊戲相關產品正在以科學方式進行優化完善，卻無法憑此標記識別該些科學化中之產品來自哪一家企業，由哪一家企業提供，因此，擬註冊商標顯然不符合商標應具備顯著性的要求，原則上缺乏可註冊性，自不得註冊。
8. 另一方面，擬註冊商標作為非獨創性的標記，任何企業均有權將之使用於科學化中之桌上遊戲產品的描述說明上，允許該標記作為商標，意味着同一地方的企業不能在有關產品上使用這一標記，便形成特定人擁有獨佔、享有上述標記的專屬使用權利，將對其他企業造成不公平的限制，損及其產品描述的自由，顯失公平。
9. 鑒於擬註冊商標為遊戲產業在商業實務中常用之標記，用於指定產品缺乏了商標的區別性特徵，欠缺應有的顯著性，不能起到區別不同產品來源的識別作用，故此，建議根據經12月13日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第214條第3款的相反規定，結合第199條第1款c項的規定，拒絕第N/XXXXXX、N/XXXXXX號商標註冊申請。
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IV – FUNDAMENTAÇÃO
Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo tribunal de 1ª instância, importa ver o que o tribunal a quo decidiu. Este fundamentou a sua douta decisão nos seguintes termos:
A LTD., sociedade comercial com sede no Japão, requereu o registo de marca relativamente ao seguinte sinal:
“SCIENCING THE TABLE GAME”
A DSE recusou o registo com fundamento no facto de o sinal não ter capacidade distintiva por ter um significado descritivo e por ser um sinal usual.
A requerente do registo recorreu da decisão da DSE com um único fundamento: - o sinal registando já adquiriu significado distintivo, pelo que o registo deve ser concedido nos termos do disposto no nº 3 do art. 214º do RJPI.
Apreciando.
Um sinal descritivo pode ser registado se tiver adquirido carácter distintivo (art. 214º, nº 3 do RJPI).
A recorrente não alegou factos de onde se possa concluir que o sinal tenha abandonado perante o público da RAEM o seu significado descritivo originário (“aplicando a ciência ao jogo de mesa” – art. 40º do requerimento de interposição do recurso) e que tenha adquirido um significado novo distintivo de origens comerciais de bens. Designadamente, a recorrente não disse que o público consumidor da RAEM apreende a expressão “sciencing the table game” como marca ou indicação de origem comercial de bens de comércio e que não o apreende como a ideia ou a acção de aplicar a ciência à actividade do jogo e ao desenvolvimento deste.
O fenómeno da aquisição de “secondary meaning” distintivo por parte dos sinais originariamente descritivos é um fenómeno de comunicação. O público quando se depara com a palavra “apple” inscrita numa embalagem pode apreender um significado descritivo primário, convencendo-se que a embalagem contém maçãs, ou pode apreender um significado distintivo secundário convencendo-se que a embalagem contém aparelhos electrónicos de determinada origem comercial. O fenómeno de aquisição de “secondary meaning” distintivo por parte dos sinais originariamente descritivos ocorre devido ao uso ou utilização do sinal em funções de marca ou em publicidade. Em consequência de tal uso, o público passa a associar intelectivamente o sinal a um significado novo. É o fenómeno contrário à vulgarização da marca (art. 231º, nº 2, al. a) do RJPI) em que o sinal tinha capacidade distintiva e perde-a por passar a ser apreendido como sendo o nome ou a categoria dos bens.
Ora, nada havendo nos autos que permita concluir que perante o público relevante da RAEM a expressão/sinal “SCIENCING THE TABLE GAME” não é entendida como querendo significar a aplicação da ciência no âmbito do jogo nem que é entendida como identificação da origem comercial de bens, não pode concluir-se que o sinal originariamente descritivo tenha deixado de o ser para passar a ter carácter distintivo da origem comercial dos bens sem o qual não pode ser admitido como marca, nos termos do disposto no art. 197º do RJPI.
Pelo exposto, julga-se improcedente o recurso.
Custas pela recorrente.
Registe e notifique e, oportunamente cumpra o art. 283º do RJPI.
22/03/2019.
Quid Juris?
A única questão discutida nestes autos consiste em saber se a marca registando tem capacidade distintiva ou não?
A – Considerações de natureza jurídica em matéria da marca:
É que, como expressamente o refere o artigo 197º (do objecto da marca) do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epígrafe de “do objecto da marca” :
Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. (sublinhado nosso)
É assim, indiscutível, que a marca, como sinal que é, tem essencialmente uma função identificadora (de produtos ou serviços) e distintiva, sendo de resto através desta última função que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.1
E, porque assim é, bem se compreende, portanto, que tal como decorre do disposto no artigo 219º do RJPI, uma vez registada a marca, passe doravante o seu titular a dispor do respectivo direito de propriedade e do exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que ela se destina.
É que, como resulta de resto do RJPI - vide v.g. o seu artigo 217º - , há muito que a doutrina reconhece que, em sede de constituição das marcas, vigora o fundamental princípio da novidade ou da especialidade, impondo ele2 que a marca (para efeitos v.g. de registo) seja nova, ou seja, que não constitua ela a reprodução ou imitação total ou parcial de uma marca anteriormente já registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, e que possa assim induzir um erro ou confusão no mercado.
Ou seja, e dito de uma outra forma3, deve a marca, pela sua novidade/especialidade, logo que aposta num determinado produto ao qual passa doravante a estar ligada, permitir de imediato a respectiva e total identificação no âmbito dos demais produtos afins com os quais concorre no mercado, não podendo pois, ela própria, ser susceptível de confusão com quaisquer outras que assinalem outrossim produtos da mesma espécie e/ou afins4, que não distintos (caso em que não existe o perigo de confusão, ainda que a marca seja absolutamente idêntica).
Em termos conclusivos, e socorrendo-nos dos ensinamentos de Pedro Sousa e Silva5, pode dizer-se que a existência e a utilização da Marca têm por desiderato alcançar uma função económica e uma função jurídica, sendo que, no âmbito da primeira, permite a “diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as características que aquele lhe atribuí, e , no âmbito da segunda, e em países de economia de mercado, “serve principalmente os interesses do titular, como instrumento de diferenciação que este utiliza no jogo da concorrência”.
Postas estas breves considerações, em sede da função jurídica da marca e do “principio da especialidade” que da mesma resulta, e ao nível do Direito das marcas - o jus conditio -, importa, desde logo, atentar que, do artº 197º do RJPI: “Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.
Com isto passemos a ver a marca em discussão.
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B – Marca registando em causa
O Tribunal a quo julgou improcedente o pedido da Recorrente com base nos 2 argumentos:
1) – Falta de capacidade distintiva das expressões utilizadas (“SCIENCING THE TABLE GAME”) para marca registando;
2) – Falta de prova de que as expressões utilizadas já adquiram o “secondary meaning”.
Comecemos pelo primeiro argumento invocado pelo Tribunal a quo, que é a falta de capacidade distintiva da expressão utilizada, tal foi utilizado também pela DSE para rejeitar o pedido.
O artigo 197º do RJPI consagra:
Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. (sublinhado nosso)
Ao ver para a expressão em causa, a primeira ideia que surge na nossa cabeça é que tal indicia certa espécie de jogos electrónicos. Este aspecto, parece-nos, não falha! Ninguém vai associar esta expressão com os produtos alimentícios!
Acresce ainda um outro factor que é o de que, até à presente data, ninguém utiliza e regista tal expressão como marca.
Porém, a expressão “SCIENCING THE TABLE GAME” , de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto serve para indicar o jogo A, jogo B, ou jogo C, e por aí fora, carece de uma nota caracteriazadora do jogo a que se pretende aplicar tal “marca” registanda. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva.
Quanto ao demais, louva-se na douta fundamentação da sentença recorrida, que se reproduz aqui para todos os efeitos.
Pelo expendido, é de verificar que, em face das considerações e impugnações do ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MM. Juíz do Tribunal a quo continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.
Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal a quo fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, embora com argumentos ligeiramente diferentes por nós produzidos, é de manter a decisão recorrida.
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Síntese conclusiva:
I – A existência e utilização de marca têm por desiderato alcançar duas funções: uma função económica - que serve para diferenciação entre os produtos ou serviços semelhantes, permitindo uma associação entre a marca que assinala um produto ou serviço e as inerentes características – e uma função jurídica – que visa realizar os interesses do titular, usando-se a marca no jogo da concorrência como instrumento de diferenciação.
II – A expressão “SCIENCING THE TABLE GAME” , de carácter descritivo, sem outro elemento qualitativo, não é capaz de identificar especificadamente o tipo de jogos de mesa electrónicos em causa, carece como tal de capacidade distintiva, o que determina o indeferimento do seu registo como sinais distintivos de produto.
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Tudo visto e analisado, resta decidir.
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V – DECISÃO
Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância acordam em negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
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Custas pela Recorrente.
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Registe e Notifique.
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RAEM, 17 de Outubro de 2019.
Fong Man Chong
Ho Wai Neng
José Cândido de Pinho
1 Cfr. Miguel J. A. Pupo Correia, in Direito Comercial, 2.ª Edição Revista, 1992, págs. 265 e segs.
2 Cfr. Miguel J.A.Pupo Correia, in ob. cit., pág. 274 e segs.
3 António Pereira de Almeida, in Direito Comercial, aafd,1976/77, págs. 511 e segs
4 Cfr. Pedro Sousa e Silva, in “ O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio”, em ROA , 58-397.
5 In Direito Industrial, Noções fundamentais, Coimbra Editora, Dezembro de 2011, págs.141 e segs.
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