Processo nº 169/2021
(Autos de Recurso Civil e Laboral)
Data do Acórdão: 27 de Maio de 2021
ASSUNTO:
- Princípio do contraditório
- Questão nova
- Decisão surpresa
- Marcas
- Imitação
SUMÁRIO:
- De acordo com o disposto no artº 567º do CPC o tribunal não está vinculado à qualificação jurídica que as partes fazem da situação de facto;
- Estando em causa a semelhança entre a marca cujo registo de pretende e outra já antes registada e sendo a questão objecto da discussão nos autos, a alteração da qualificação jurídica da situação de concorrência desleal (como havia sido qualificada pela DSE) para imitação, reprodução de marca (como foi qualificada pelo tribunal de recurso), não é uma questão nova que exigisse ouvir as partes nos termos da parte final do nº 3 do artº 3º do CPC;
- A semelhança de caracteres com uma fonética e romanização semelhantes, identidade de cores e desenhos, em marcas que se destinam ao mesmo efeito permite concluir pela imitação e reprodução, ainda que parcial, das marcas o que, é motivo de rejeição do registo nos termos da al. b) do nº 1 do artº 214º do RJPI.
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Rui Pereira Ribeiro
Processo nº 169/2021
(Autos de Recurso Civil e Laboral)
Data: 27 de Maio de 2021
Recorrente: A Farmacêuticos Limitada
Recorrida: Direcção dos Serviços de Economia
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ACORDAM OS JUÍZES DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA DA RAEM:
I. RELATÓRIO
A Farmacêuticos Limitada, com os demais sinais dos autos,
veio interpor recurso judicial da decisão de 17.08.2020 do Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia que recusou o seu pedido de registo da marca nº N/****** pedindo que seja revogado o despacho de recusa da DSE, sendo substituído por outro que conceda a marca objecto do presente recurso.
Cumprido o disposto no artº 278º do RJPI veio a DSE a remeter ao tribunal o processo administrativo referente ao pedido de registo de marca a que se reportam os autos.
Pelo Tribunal recorrido foi proferida sentença negando provimento ao recurso judicial interposto.
Não se conformando com a sentença proferida veio a Requerente da marca e Recorrente interpor recurso daquela decisão apresentando as seguintes conclusões:
I. O fundamento de recusa do registo, previsto no art.º 214.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial (R.J.P.I.), não constante da decisão administrativa recorrida
1. O Tribunal a quo recusou o pedido da recorrente de registo da marca N/******, com fundamento no art.º 214.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I.
2. A fundamentação da sentença do tribunal a quo é deferente da fundamentação indicada pela DSE no seu despacho.
3. No despacho recorrido, a DSE recusou o pedido da recorrente de registo da marca N/****** com fundamento no art.º 214.º, n.º 1, al. a) do R.J.P.I.
4. Daí, pode-se ver que, face à recusa do pedido da recorrente de registo da marca N/****** com fundamento no art.º 214.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I., trata-se de um novo fundamento.
5. Assim sendo, a recorrente entende que, quando a DSE não aplicou o disposto no art.º 214.º, n.º 1, al. b) do R.J.P.I. e não qualificou a marca “XX-X(XXX)” como marca notoriamente conhecida, a sentença do tribunal a quo afectou a garantia do contraditório da recorrente, bem como o tribunal a quo violou o princípio dispositivo e incorreu em excesso de pronúncia, gerando a nulidade da sentença recorrida.
II. Omissão de pronúncia
6. No recurso contencioso, a recorrente apresentou quatro fundamentos de recurso, sustentando que, a marca N/****** que se pretende registar, não imitou a marca registada N/*****5 e, não existiu a intenção ou conduta da recorrente de fazer concorrência desleal.
7. No entanto, o tribunal a quo não se pronunciou expressamente na sentença sobre o 2.º fundamento de recurso - a recorrente não tinha intenção ou conduta de fazer concorrência desleal e, o 3.º fundamento de recurso - o direito de prioridade para efectuar o registo, apresentados pela recorrente.
8. Nestes termos, a sentença do tribunal a quo padece do vício da nulidade previsto no art.º 571.º, n.º 1, al. d) do Código de Processo Civil de Macau.
III. Para se julgar procedente o recurso contencioso
9. Caso sejam julgados procedentes os vícios de nulidade supramencionados, tendo em consideração que actualmente, em Macau, não há uma marca semelhante ou idêntica à marca “YYY (YYY)” que se pretende registar; não há risco de confusão ou mal-entendido entre a marca “XX-X(XXX)” registada N/*****5 e a marca “YYY(YYY)” N/****** que se pretende registar; a recorrente não tinha intenção ou conduta de fazer concorrência desleal; e, o direito de prioridade para efectuar o registo, a DSE deve autorizar o registo da marca N/******.
10. Pelo exposto, requer ao Mm. Juiz que se digne julgar procedente o recurso contencioso da recorrente.
Notificado a DSE das alegações de recurso veio esta oferecer o merecimento dos autos.
Foram colhidos os vistos.
Cumpre, assim, apreciar e decidir.
II. FUNDAMENTAÇÃO
a) Factos:
Da sentença sob recurso consta a seguinte factualidade:
A) Em 22 de Novembro de 2019, a recorrente apresentou um pedido de registo da marca N/******, para assinalar, na classe 5, produtos / serviços concretos de “substâncias farmacêuticas”, com o sinal de marca: (vide fls. 1 e 2 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido)
B) Em 17 de Agosto de 2020, o chefe do Departamento da Propriedade Intelectual da DSE concordou com o conteúdo da Informação n.º 623/DPI/2020, e proferiu nela despacho de recusa do pedido de registo da marca N/****** (vide fls. 15 a 19 do processo administrativo, cujo conteúdo aqui se dá por integralmente reproduzido).
C) O supra despacho de recusa de registo foi publicado no Boletim Oficial da RAEM, n.º 38, II Série, de 16 de Setembro de 2020 (vide fls. 20 do processo administrativo)
D) Em 16 de Outubro de 2020, a recorrente interpôs o presente recurso para este tribunal.
b) Do Direito
Em síntese são três os fundamentos de recurso invocados:
- Violação do contraditório;
- Omissão de pronúncia;
- Inexistência de marca semelhante e de concorrência desleal por banda da Recorrente.
- Da violação do contraditório.
Invoca a Recorrente que inicialmente o registo da marca em causa foi recusado com fundamento no artº 214º nº 1 al. a) do RJPI e que o Tribunal “a quo” recusou o registo da marca com base na al. b) do mesmo preceito, o que constituiu um fundamento novo não tendo a recorrente sido ouvida sobre ele.
A questão suscitada encontra o seu fundamento na 2ª parte do nº 3 do artº 3º do CPC.
A este respeito ensina Viriato Lima em Manual de Direito Processual Civil, Acção Declarativa Comum, pág. 19:
«4. O novo Código inovou na segunda parte deste nº 3, na parte em que se prescreve que “não lhe sendo lícito, (ao juiz) salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem”.
Pretendeu-se evitar as chamadas decisões-surpresa, em que as partes são surpreendidas com decisões sobre matérias que nunca estiveram em discussão no processo. Assim, o juiz não pode decidir questões sem que as partes tenham tido oportunidade de se pronunciarem, mesmo que delas possa conhecer oficiosamente, isto é, por sua iniciativa. Só assim não será em caso de manifesta desnecessidade. “Não deve ter, por isso, lugar o convite para discutir uma questão de direito quando as partes, embora não a tenham invocado expressamente nem referido o receito legal aplicável, implicitamente a tiveram em conta sem sombra de dúvida, designadamente por ter sido apresentada uma versão fáctica não contrariada que manifestamente não consentia outra qualificação”.».
Ora, no caso em apreço o que ocorreu é que com base na mesma factualidade e na semelhança entre a marca cujo registo se pede e outra pré-existente entendeu a entidade Recorrida que havia concorrência desleal, com fundamento nos artº 214º nº 1 al. a) e artº 9º nº 1 al. c), ambos do RJPI.
O Tribunal a quo com base na mesma factualidade entendeu que as semelhanças entre as duas marcas eram de molde a qualificar a situação como reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida em Macau, nos termos do artº 214º nº 1 al. b) do RJPI.
Ambas as decisões assentam nas semelhanças entre as duas marcas e na circunstância da marca pré-registada ser notoriamente conhecida em Macau, apenas divergindo no que concerne à qualificação do efeito jurídico dessa semelhança, que numa foi o da concorrência desleal e noutra o da imitação/ reprodução.
Discutindo-se nestes autos a semelhança entre as duas marcas e a recusa da concessão do registo, a mudança de alínea com base na qual se entende que o registo deve ser recusado não é questão essencial, e menos ainda nova, sobre a qual se imponha ouvir as partes de novo.
Não estando o tribunal vinculado à qualificação jurídica que as partes fazem da situação de facto – artº 567º do CPC -, nada impedia ao Mmº Juiz a quo manter a recusa do registo, enquadrando contudo a situação numa alínea distinta da disposição legal aplicável.
No entanto se tal bastante não fosse para improceder o invocado fundamento de recurso, sempre se diria que a falta de razão da Recorrente – quase a raiar a má-fé processual – resulta da sua própria conclusão de recurso nº 6:
«6. No recurso contencioso, a recorrente apresentou quatro fundamentos de recurso, sustentando que, a marca N/****** que se pretende registar, não imitou a marca registada N/*****5 e, não existiu a intenção ou conduta da recorrente de fazer concorrência desleal.».
Situação esta que nos levaria a concluir que, ainda que houvesse que ouvir a Recorrente sobre a alteração de qualificação jurídica dada ao acto de recusa, o que não se concede, já a Recorrente se tinha pronunciado também sobre esse fundamento quando diz que o recurso teve dois fundamentos:
- Não houve imitação
E
- Não houve intenção de concorrência desleal.
Pelo que, nunca a questão seria nova, pelo menos para a Recorrente.
Destarte, improcede o fundamento de recurso com base na violação do princípio do contraditório.
- Omissão de Pronuncia
Invoca a Recorrente que o Tribunal “a quo” não se pronunciou sobre a questão da concorrência desleal invocada pela Recorrente pelo que houve omissão de pronúncia.
Ora da leitura da decisão recorrida resulta precisamente o contrário, veja-se:
«Nos termos do disposto nos art.º 214.º, n.º 1, al. a) e art.º 9.º, n.º 1, al. c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, o registo da marca da recorrente foi recusado pela Direcção dos Serviços de Economia.
A questão chave a tratar neste processo é a de saber: no momento em que apresentou o pedido de registo da marca n.º N/******, se a recorrente pretendia fazer concorrência desleal, ou era possível independentemente da sua intenção.
Dispõe-se no art.º 214.º, n.º 1, al. a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial: “1. O registo de marca é recusado quando: a) Se verifique qualquer dos fundamentos gerais de recusa da concessão de direitos de propriedade industrial previstos no n.º 1 do artigo 9.º;”
No art.º 9.º, n.º 1, al. c) do mesmo Regime dispõe-se: “1. São fundamentos de recusa da concessão dos direitos de propriedade industrial: c) O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente da sua intenção;”
No art.º 158.º do Código Comercial dispõe-se: “Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência que objectivamente se revele contrário às normas e aos usos honestos da actividade económica.”
No art.º 159.º do mesmo Código dispõe-se: “1. Considera-se desleal todo o acto que seja idóneo a criar confusão com a empresa, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes. 2. O risco de associação por parte dos consumidores relativo à origem do produto ou do serviço é suficiente para fundamentar a deslealdade de uma prática.”
Como refere Prof. Ferrer Correia: “… a defesa conferida pela proibição da concorrência desleal - nas diferentes formas que tal proibição reveste - é uma defesa complementar: complementar da legalmente assegurada pela tutela mais especifica, mais rigorosa, mas por isso mesmo também mais circunscrita, desses vários elementos concretos (entre eles, os chamados sinais distintivos do comércio: marca, firma, nome e insígnia). Trata-se, pois, repetimos, de uma defesa complementar e, digamos, de segunda linha.”1
Sendo assim, quando houver outro regime, mais específico e mais rigoroso, da tutela dos sinais distintivos do comércio, deve prevalecer a aplicação de tal regime, e o regime de concorrência desleal tem natureza subsidiária.
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Salvo o devido respeito por diverso entendimento, este tribunal entende que deve prevalecer a aplicação do art.º 214.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial no presente processo.».
Como resulta evidente, o Tribunal “a quo” não só conheceu desse fundamento como entendeu que ele tendo uma aplicação subsidiária e havendo outro que se sobrepunha, a esse outro atendeu.
Destarte, também aqui, resulta evidente a improcedência do fundamento de recurso com base na omissão de pronuncia.
- Inexistência de marca semelhante e de concorrência desleal por banda da Recorrente
Quanto a esta questão, mostra-se adequado transcrever o que consta da decisão objecto do recurso:
«Salvo o devido respeito por diverso entendimento, este tribunal entende que deve prevalecer a aplicação do art.º 214.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial no presente processo.
A marca ainda não registada em Macau é: “YYY(YYY)”; e (foto: vide o original)
Nos termos do disposto no art.º 214.º, n.º 1, alíneas b) e c) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial dispõe-se: “b) A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória; c) A marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem afinidade, constitua reprodução, imitação ou tradução de uma marca anterior que goze de prestígio em Macau, e sempre que a utilização da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los.”
A “notoriedade” não se refere necessariamente à maioria das pessoas da comunidade, também podendo incluir a maioria das pessoas do grupo particular de consumidores a quem os produtos ou serviços se destinam.2
A marca que goze de prestígio significa que, além da notoriedade, pode produzir uma atracção específica e a satisfação para os consumidores. Esta atracção específica pode ser decorrente dos elementos, como a longa e boa história da marca, a reputação do mercado, a qualidade, etc..
No caso vertente, face à questão de decidir se a marca que se pretende registar deve ser tutelada, não deve considerar-se o princípio da territorialidade, pela razão de que o que agora vem discutir é a marca notoriamente conhecida, prevista no art.º 214.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
Este tribunal entende que, depois de muitos anos de publicidade e promoção, relativamente à designação “XX-X XX-X, aliás YYY XX-X no Interior da China” acima referida, o remédio para o estômago, tanto de “XX-X XX-X” como de “YYY XX-X”, tem a universalidade e a popularidade muito altas aos olhos da indústria farmacêutica, grupo de consumidores e pessoas de fora desse grupo, o que é um facto notório que escusa de provar. Sendo assim, esta marca supramencionada é uma marca notoriamente conhecida.
Através da comparação entre esta marca notória e a marca que se pretende registar em causa, face à composição de carácter, os caracteres chineses das duas marcas são totalmente iguais e, apenas há uma diferença entre os caracteres tradicionais e simplificados. Os caracteres da marca notória são de “YYY” e, os da marca que se pretende registar são de “YYY”. Quanto à romanização, o escrito romanizado da marca mista notória supramencionada é de “XX-X”, e o da marca que se pretende registar é de “YYY”.
Relativamente à figura, a marca mista notória acima referida e a marca que se pretende registar são também constituídos por verde, branco e dourado como tons de cor principais, e a ordem de cima para baixo é: verde claro, verde escuro, branco e verde escuro.
Pelos factores acima referidos, a marca que se pretende registar é óbvia e muito semelhante à marca notoriamente conhecida acima mencionada, o que é fácil fazer mal-entendido ou confusão para os consumidores.
Mais, uma figura de estômago está representada abaixo da marca que se pretende registar, cujos produtos ou serviços a que a marca se destina são assinalados na classe 5 – “substâncias farmacêuticas”, o que faz crer que os produtos por ela identificados são remédio para o estômago, e os produtos identificados pela marca notória também são remédio para o estômago.
Portanto, devido à semelhança dos produtos ou serviços e à semelhança entre as duas marcas, é fácil fazer o mal-entendido ou confusão para os consumidores, levando a pensar se haja uma relação ou uma ligação de actividades entre a marca que se pretende registar e a marca “XX-X XX-X” ou “YYY XX-X”.
Com base nisso, este tribunal entende que deve ser rejeitado o pedido de registo da marca N/******, com fundamento no art.º 214.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial. Mesmo que o fundamento seja diferente do fundamento da DSE, deve-se mantar a sua decisão de recusa do pedido de registo da marca n.º N/******.».
O acerto da Douta decisão recorrida resulta da argumentação usada seja no que concerne à descrição e comparação entre as duas marcas seja quanto aos fundamentos jurídicos invocados.
Assim sendo, nada se invocando em sede de recurso que ponha em causa o que daquela consta, nada mais resta a este Tribunal que não seja manter a decisão recorrida.
III. DECISÃO
Nestes termos e pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Custas a cargo da Recorrente.
Registe e Notifique.
RAEM, 27 de Maio de 2021
(Relator)
Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro
(Primeiro Juiz-Adjunto)
Lai Kin Hong
(Segundo Juiz-Adjunto)
Fong Man Chong
1 Ferrer Correia, Propriedade Industrial, Registo do nome de estabelecimento, Concorrência desleal, in «Estudos Jurídicos II – Direito Civil e Comercial, Direito Comercial, Direito Criminal», Coimbra, 1969, p. 235.
2 Luís M. Couto Gonçalves, in Manual de Direito Industrial, pág.242 e ss.
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169/2021 CÍVEL 1