Processo n.º 417/2022
(Autos de recurso em matéria cível)
Relator: Fong Man Chong
Data: 28 de Julho de 2022
ASSUNTOS:
- Capacidade distintiva dos elementos integrantes de marca
SUMÁRIO:
I - A expressão “XXXX”, de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos que se pretende assinalar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva.
II – Uma vez que o sinal registando não tem capacidade distintiva, originária ou adquirida, para distinguir em função da sua fonte comercial os serviços que se destina a assinalar, nem tem o necessário carácter distintivo para merecer ser protegido pela via do registo como marca, assim, é de recusar o pedido de registo tal como decidiu a entidade administrativa competente, razão por que não merece qualquer censura a decisão recorrida que deve ser mantida.
O Relator,
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Fong Man Chong
Processo nº 417/2022
(Autos de recurso em matéria cível)
Data : 28 de Julho de 2022
Recorrente : A
Entidade Recorrida : Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
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Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:
I - RELATÓRIO
A, Recorrente, devidamente identificada nos autos, discordando da sentença proferida pelo Tribunal de primeira instância, datada de 17/11/2021, dela veio, em 22/02/2022, recorrer para este TSI com os fundamentos constantes de fls. 92 a 111, tendo formulado as seguintes conclusões:
a. Foi o recurso interposto pela Recorrente julgado improcedente e decidido manter o despacho da DSEDT que recusou o registo da marca XXX por entender essencialmente que a marca “XXXX” não goza de capacidade distintiva.
b. A Recorrente discorda profundamente do entendimento do Tribunal a quo, que é contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau e no resto do mundo.
c. Tal como discordou o Tribunal Judicial de Base no processo n.º CV1-21-0059-CRJ relativamente à marca n.º N/176451 para "XXXX" na classe 42, para serviços relacionados com produtos na classe 9.
d. Tendo esta marca sido recusada pelos mesmos fundamentos e pelo mesmo despacho que a marca agora em apreço, o Tribunal Judicial de Base revogou a decisão da DSEDT e concedeu o registo àquela marca por entender, resumidamente, que não é meramente uma indicação directa das características dos produtos e serviços, nem é "difícil para os consumidores perceberem uma relação estabelecida entre o registo proposto e os produtos ou serviços fornecidos pelo recorrente".
e. Concluindo que uma vez que a marca registando não só expressa as características dos produtos e serviços, mas também é o nome de um pedido propriedade do recorrente, a marca proposta não é uma marca meramente descritiva, mas uma marca sugestiva que tem a capacidade identificadora.
f. Ora, por maioria de razão, a marca registanda “XXXX” deverá também ser considerada como distintiva, visto que a única diferença é um "S" no final de CLIP na marca supra, isto é, a marca decidida no processo CV1-21-0059-CRJ é a marca registanda no plural - diferença que é extremamente ténue, até insignificante, para justificar a recusa do registo da marca registanda.
g. Pelo que a abordagem a aplicar no exame e concessão de registo de marcas deverá ser a mesma.
h. Por outro lado, entende a Recorrente que o Tribunal a quo interpretou erradamente os critérios de avaliação da distintividade de uma marca.
i. Como é sabido, é um principio comum em propriedade industrial que a distintividade de uma marca tem de ser aferida no contexto dos bens e serviços que visa distinguir.
j. A avaliação do carácter distintivo inerente do sinal e, neste caso, de um slogan, depende da marca em si e do contexto dos produtos e serviços que distingue.
k. Ora, o artigo 199.º, n.º 1, al. b) do RJPI apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio.
I. O registo apenas deverá ser recusado se a marca tiver um significado descritivo que seja imediatamente óbvio para o consumidor médio, sendo que marcas sugestivas ou alusivas são passíveis de registo.
m. Efectivamente, a marca só é efectivamente descritiva se, como referimos, for exclusiva e directamente descritiva.
n. Tal como refere o Tribunal de Segunda Instância de Macau "(...), é na marca, como um todo, que há-de afirmar-se ou negar-se o carácter distintivo ou a adequação para distinguir a origem comercial dos bens que se destina marcar.
o. O fundamental é que a análise da distintividade da marca seja feita relativamente aos produtos que visa distinguir.
p. Analisada a marca é óbvio que a marca registanda não corresponde ao nome originário dos produtos que a marca distingue, pelo que não corresponde a uma marca genérica, nem é um sinal descritivo destes produtos.
q. Visto que não indica qualquer qualidade, caracteristica ou função dos produtos.
r. O fundamento de recusa invocado apenas deverá ser aplicado quando o conteúdo descritivo da marca é imediato, claro e inconfundivelmente óbvio para o consumidor médio.
s. Mas, tal como decidido e mencionado pelo Tribunal Judicial de Base na decisão proferida no processo CV1-21-0059-CRJ, uma marca não precisa ser obviamente distintiva para poder ser registada - marcas sugestivas são passíveis de registo.
t. A questão fulcral é se dado sinal é capaz de funcionar como um emblema de origem comercial ou se é provável que seja usado por diferentes comerciantes como um termo descritivo.
u. Assim que o limite mínimo de distintividade é atingido, o registo de um sinal devrá ser concedido, independentemente de o mesmo ser mais ou menos inerentemente distintivo
v. Assim, às marcas sugestivas, alusivas ou evocativas não está vedado o registo. Tal é observado pela Associação Internacional de Marcas ("INTA").
w. Assim, deve considerar-se que a marca registanda é passível de cumprir a sua função de marca, gozando de ca acidade distintiva inerente ara identificar no mercado os produtos da Recorrente.
x. Pelo que não se poderá recusar a marca registanda com fundamento no artigo 199.º, n.º 1, b) do RJPI.
y. Por outro lado, também não se pode concluir que a marca “XXXX” pode ser considerada como um sinal usual na medida em que não se tornou um sinal para identificar exclusivamente produtos que distingue, isto é, produtos tecnológicos, hardware e software ...
z. Para os efeitos do fundamento de recusa do no artigo 199.º, n.º 1, c) do RJPI, são sinais genéricos e usuais são apenas aqueles cujo uso se vulgarizou e entrou no património comum e que, por conseguinte, não devem ser monopolizados por qualquer entidade.
aa. Assim, e realçando que o Tribunal a quo não mencionou qualquer exemplo, a questão será se “XXXX” é comummente utilizada no mercado para distinguir os produtos que assinala na classe 9.
bb. Ora, a resposta é negativa, realçada pelo facto de que uma breve pesquisa evidencia que a marca “XXXX” é apenas utilizada com referência à Recorrente e aos seus produtos.
cc. O público consumidor já associa a marca registanda à Recorrente, não há razão para que o registo da mesma seja recusado por meras especulações infundadas.
dd. Ao considerar a capacidade distintiva das marcas da Recorrente, não é realista ignorar que os relevantes produtos e serviços estão a ser comercializados sob a mais valiosa marca do mundo.
ee. Aqui, é ainda importante reconhecer que o software de computador constitui uma categoria única de produtos.
ff. E para avaliar se uma marca é passível de distinguir serviços relacionados com software, o examinador deverá considerar a natureza dos referidos serviços ou do software, em vez do que se pode fazer com este.
gg. O Tribunal a quem deverá, portanto, ter a atenção necessária de modo a evitar uma aplicação excessiva do teste descritivo a marcas que procurem distinguir software ou serviços relacionados com software. A avaliação deve-se limitar a considerar se a marca realmente descreve esses produtos ou serviços, e não o que o software de computador pode fazer.
hh. Deverá então considerar-se que “” está apta a cumprir a sua função de marca, gozando de capacidade distintiva inerente para identificar no mercado os produtos e serviços da Recorrente.
ii. Deste modo, e tendo em consideração todo o exposto supra, as marcas cujo registo ora se solicita são, no entendimento da Recorrente, inerentemente distintiva e devem ser registadas em Macau, uma vez que não se verificam os alegados fundamentos de recusa previstos no 214.º, n.º 1, a), 9.º, n.º 1, a) e 199.º, n.º 1, al. b) e c) do RJPI
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A Entidade Recorrida, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, veio, 25/03/2022, a apresentar as suas contra-alegações constantes de fls. 134 a 142, tendo formulado as seguintes conclusões:
A. Imputa a ora Recorrente à sentença recorrida, um vício de violação da lei consistente em erro de interpretação na norma ao decidir a revogação do despacho porque, salvo melhor entendimento, deve ser mantido na ordem jurídica o despacho recorrido que recusou a marca ao abrigo das normas contidas no artigo 9°, nº 1 alínea), artigo 199.° n.º 1, alíneas b) e c), e o artigo 214°, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 97/99/M de 13 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico da Propriedade Industrial (R.J.P.I), e regula a concessão de direitos de propriedade industrial.
B. Na constituição da marca vigora o princípio da liberdade, mas esta não é ilimitada. Como Resulta do disposto no artigo 197°, que só são susceptíveis de registo como marca os sinais adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. As excepções e limitações à protecção conferida pela citada norma vêm contempladas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 199° do R.J.P.I.
C. Ao contrário do que defende a Recorrente, "XXXX/S" é apreendido pelo público consumidor como um aplicativo móvel XXXX pode ser interpretado como clip, Clips in mobile Apps, etc ... para praticamente tudo o que pode querer fazer no iPhone.
D. Estamos perante o que a doutrina chama um sinal descritivo que é naturalmente usual, empregado na linguagem da tecnologia informática, o que quer dizer que a combinação e obviamente descritiva de uma função relacionada com os produtos que visa assinalar incluídos na classe 9ª : "Computadores; hardware de computadores; hardware de computador utilizável; computadores portáteis; computadores de tablete; aparelhos e instrumentos de telecomunicações(...).
E. O sinal em discussão XXXX/S é, assim, apreendido pelo público consumidor como um aplicativo móvel XXXX razão pela qual o consumidor (o de atenção média) ao deparar-se com o sinal sem mais nenhum elemento irá naturalmente relacionar com um software de aplicativos e não como uma origem comercial, o sinal carece de capacidade distintiva, como entende a entidade administrativa, pelo que, deve ser mantido o despacho de recusa.
F. , não tem nenhum elemento identificativo (como por exemplo a da marca registada) é apenas um termo usual para indicar um aplicativo portanto, não tem a necessária capacidade distintiva que lhe é exigido para poder ser considerado como marca não podendo os consumidores reconhecer se esses produtos/serviços pertencem à Requerente ou a um concorrente, ou seja, cria confusão quanto a proveniência dos produtos/serviços, isto quer dizer que não indica a origem comercial dos produtos/serviços.
G. Sendo certo que, sob ponto de vista dos outros prestadores do mesmo ramo de comércio e dos consumidores médios, a marca em crise é um termo usual, descritivo que não pode ser monopolizado por qualquer indivíduo ou empresa, logo não tem eficácia distintiva.
H. Além do mais, se o sinal for registado como marca estar-se ia a conceder um direito exclusivo a uma entidade de usar um descritivo de uma aplicação que também pode ser usado por outros concorrentes, ou seja, a concessão ocasionava um acto de concorrência desleal.
I. Mantendo o entendimento da entidade administrativa, chamamos à colação as doutas sentenças proferidas nos autos de recurso que tomaram os n.os CV2-21-0059-CRJ, ; e CV2-21-0087-CRJ, que mantiveram os despachos de recusa precisamente, pela falta de capacidade distintiva dos sinais para assinalar produtos e serviços.
J. O consumidor associa directamente os produtos/serviços relevantes com a função da aplicação e, ao mesmo tempo, não identifica os vocábulos a qualquer empresa ou pessoa física, ou ainda se, estamos perante um Clips em Aplicativos Móveis" ou "Aplicativos" Clipping" relativo a produtos/serviços detidos ou fornecidos por outras empresas, destacando-se a falta de carácter distintivo da marca a registar e a inerente natureza de distinção dos produtos ou serviços de outras empresas, não obedecendo assim às excepções previstas no n.º 3 do artigo 214.° do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
N. O consumidor ao ver o sinal nos serviços vê um indicativo de uma aplicação e não uma origem comercial, pois não tem nenhum elemento identificador dessa origem não obedecendo assim às excepções previstas no n.º 3 do artigo 214.° conjugado com artigo 199, n.º 1 alíneas b) e c) e artigo 9°.n.º 1, alínea a) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial.
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Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.
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II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.
O processo é o próprio e não há nulidades.
As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “ad causam”.
Não há excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.
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III – FACTOS ASSENTES:
A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A) 於2020年12月9日，司法上訴人向前經濟局遞交編號：XXX產品商標的註冊申請，產品/服務類別為09，具體產品及服務內容載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄。
B) 上述擬註冊的商標式樣如下：
C) 於2021年7月6日，被上訴實體作出批示，同意編號：362/DPI/DRM/2021報告書的內容，拒絕包括編號：XXX商標在內的3個商標的註冊申請(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。
D) 上述拒絕註冊的批示公佈於2021年8月4日第31期《澳門特別行政區公報》第二組內(載於行政卷宗內，有關內容在此視為完全轉錄)。
E) 於2021年9月6日，司法上訴人透過圖文傳真方式向本院提起本司法上訴(見卷宗第2頁)。
F) 司法上訴人同時持有以下商標：
XXX，產品/服務類別為09，商標式樣為：“ ”，商標註冊日期為2018年11月13日，有效期為2025年11月13日；及
XXX，產品/服務類別為09，商標式樣為：“”，商標註冊日期為2014年6月12日，有效期為2028年6月12日。
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IV – FUNDAMENTAÇÃO
Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de 1ª instância, importa ver o que o Tribunal a quo decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:
1) 案件敍述：
A (下稱“司法上訴人”)，詳細身分資料及聯絡地址載於卷宗內，就經濟及科技發展局知識產權廳廳長(下稱“被上訴實體”)於2021年8月4日作出拒絕其提出的編號：XXX商標的註冊申請之決定，向本院提起本司法上訴，請求廢止被訴決定並許可上述商標的註冊申請。
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於法定期間內，經濟及科技發展局僅根據《工業產權法律制度》第278條第2款之規定提交相關行政卷宗。
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2) 訴訟前提：
本院對此案有管轄權。
本案訴訟形式恰當及有效。
訴訟雙方具有當事人能力及正當性。
不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題以妨礙審理本案之實體問題。
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3) 事實部份：
本院認定以下對案件審判屬重要的事實：
(......)
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本法庭主要根據載於卷宗及行政卷宗內的書證，以及經濟及科技發展局(https://www.dsedt.gov.mo)的網上商標查詢平台的資訊對上述事實進行認定。
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4) 理由說明：
根據載有被訴批示之編號：362/DPI/DRM/2021報告書，主要指出擬註冊商標“XXXX”不屬獨創性句子，句子中亦沒有包含與司法上訴人有關聯的字詞，也沒有任何的圖案設計，缺乏商標的區別性特徵，且擬註冊商標的字詞屬正常及慣常使用之標記，欠缺應有的顯著性，使公眾無法適當區分具有該商標的產品所屬企業，不具備商標識別的作用。在此基礎下，根據十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第214條第1款a)項及第9條第1款a)項，結合第199條第1款b)項及c)項之規定，拒絕擬註冊商標的申請。
司法上訴人不認同上述觀點，主要提出如下：
- 被上訴實體錯誤地把擬註冊商標解讀為普遍及慣常使用作為敘述功能的標記；
- 司法上訴人曾獲批准註冊及持有同類商標包括“ ”及“ ”；
- 沒有第三者使用與擬註冊商標相同的標記令消費者難以區分；及
- 擬註冊商標在同樣適用公約的其他國家包括歐盟、紐西蘭及英國獲批准註冊。
讓本法庭作出審理。
針對擬註冊商標之實質內容作出分析前，需要強調，司法上訴人提及同一商標在其他國家成功註冊及享有商標保護，根據《工業產權法律制度》第4條之規定：“按本法規之規定授予之權利，其覆蓋範圍包括整個本地區。”可見在適用地域原則之前提下，未見上述情況必然構成同一商標註冊申請獲得批准之理由。
事實上，司法上訴人僅空泛地提出上述論述，沒有詳細闡述如何判斷該等國家與本澳法制類似，也沒有提供同一商標在該等國家獲批准註冊的任何證明，無需贅言，此爭辯理由應被裁定不成立。
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根據《工業產權法律制度》第197條的規定：“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。”
從商標的功能考慮，商標為用以適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之標記或標記之組合，尤其是詞語，可見商標具有凸出及識別企業產品或服務之特質。
同一法律制度第199條第1款規定指出：“一、下列者不受保護：…b）單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；c）已成為現代語言或在商業實務中屬正當及慣常使用之標記或標誌；…”
此外，根據《工業產權法律制度》第214條第3款之規定：“僅由第一百九十九條第一款b項及c項所指之標記或標誌構成之商標，已具有顯著特徵者，不構成拒絕註冊之理由。”
擬註冊商標僅單純由英文字辭─“APP”及“CLIP”兩個英文大楷黑色字詞所組成，當中不包括其他圖案設計及顏色要求，針對“APP”或“app”可用作英文“application”的縮寫，中文譯作“應用程式”，而“CLIP”或“clip”有修剪、剪輯的含義，故此，兩個英文字辭組合起來確實可解作剪輯功能的應用程式。
眾所周知，現時普遍將“application”(應用程式)以“APP”或“app”表示，而“CLIP”亦為一般英文詞彙，可見兩個字詞不論單獨或組合起來皆為社會大眾慣常使用以描述產品/服務功能(尤指電子、電腦、應用程式方面)、不具創新性的英文詞彙。
正如被上訴實體的分析所指，從一般具認知力的普通人包括消費者及電腦產品愛好者的角度，皆可輕易地把“XXXX”與“行動應用程式中的剪輯”或“應用程式剪裁”等意思聯想。故此，儘管沒有關於其他人對同類產品註冊商標的任何資訊，在沒有包含任何與司法上訴人有關聯的字詞、其他具顯著特徵的圖案設計及顏色要求之情況下，將“XXXX”用於第09類別之產品/服務，確實極易被消費者將有關產品/服務直接聯想與剪輯功能的應用程式相關，同時又未能清楚識別該標記與任何企業或個人有關，又或屬司法上訴人旗下的產品有關，凸顯擬註冊商標欠缺顯著性和區別其他企業之產品或服務之固有性質，從而不符合《工業產權法律制度》第214條第3款規定之例外情況。
基於上述考慮，被訴決定根本無需要具體指出擬註冊商標現正由哪些第三人在具體營運活動或產品上使用，以支持拒絕擬註冊商標獲註冊之決定。
正如尊敬的終審法院法官在編號：54/2021(2021年5月21日)之裁判書所提出的以下精闢分析：
“…Como se explica no Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES, referindo-se a norma semelhante do Código português: «Decorre que deve ser vedado o registo de sinais somente compostos por vocábulos ou figuras comummente utilizados no mercado, que, sendo elementos usuais na prática comercial, não só não podem ser retirados da livre disponibilidade de todos os que se dediquem a determinada actividade, como também não são aptos a permitir que o consumidor, através deles, distinga produtos ou serviços.
Nesta proibição enquadra-se qualquer termo ou representação figurativa que sirva usualmente para referenciar o produto ou serviços indicados no pedido de registo (ou as suas características). Exemplo disso são expressão como “bica”, em relação ao “café”, e “fino”, no que respeita a “cerveja”.
Deve excluir-se também, através desta alínea, o registo de todo um conjunto de expressões mediante as quais vulgarmente se publicita e promove bens ou prestações no mercado (“super”, “fantástico”, entre muitas ouitras).
Há que sublinhar, todavia, que o registo deve ser negado apenas quando os sinais ou indicações de que a marca for exclusivamente composta se tiverem efectivamente tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio em relação aos produtos ou aos serviços para que tiver sido requerido o registo da referida marca, podendo ser concedido se não existir essa relação ..., ou se a marca incluir outros elementos que lhe forneça suficiente capacidade distintiva».1
Nas palavras de FERRER CORREIA, quando fala na disposição semelhante à al. c) do n.º 1 do art.º 199.º do RJPI, diz que «Aqui já não se trata de elementos indispensáveis à identificação dos produtos, mas antes de expressões ou sinais cujo uso se vulgarizou (entrou no património comum) e que, por consequência, não devem igualmente poder ser monopolizados. Na literatura germânica fala-se, a este propósito, em sinais “francos”».…”
另外，即使證實司法上訴人曾在同一類別商品/服務獲批准註冊及持有“ ”及“ ”商標，考慮有關商標組成詞彙根本與擬註冊商標不盡相同，不能直接藉以主張此為擬註冊商標應獲批准註冊的合理理由。
針對司法上訴人提出“XXX”或“XXX”才可視為產品功能敘述的商標，在絕對尊重同一問題不同理解之前提下，本院不表認同。事實上，從一般人包括消費者的角度單純將“APP”放置在“CLIP”前面的字辭組合未見明顯與上指“XXX”或“XXX”存在極大差異，甚至認為“XXXX”可立即讓消費者帶來任何臆想，以推斷擬註冊商標與任何企業或個人甚至由司法上訴人生產的產品/服務關聯，從而可合理視之為一個誘導性、引人臆想而不具產品功能敘述的商標，又或具有顯著特徵並符合商標應有識別能力，達到讓消費者將之從其他相同或類似的產品/服務區分開來之目的。
綜合上述理由，由於擬註冊商標不具備《工業產權法律制度》第197條及第199條第1款b)及c)項所規定之註冊商標要件，本院裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之訴訟請求不成立。
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5) 裁決：
綜上所述，本院裁定本司法上訴理由不成立，判處司法上訴人提出之訴訟請求不成立，並維持經濟及科技發展局拒絕編號：XXX商標的註冊申請之決定。
訴訟費用由司法上訴人承擔。
登錄本判決及依法作出通知。
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Quid Juris?
Toda a problemática discutida nos autos reconduz-se à questão nuclear de saber se os elementos lingúisticos que compõem a alegada marca "XXXX" (n.º N/176451) na classe 42, para serviços relacionados com produtos na classe 9, têm ou não capacidade distintiva para efeito de registo como marca de serviços da classe 42.
A Recorrente discorda do entendimento do Tribunal a quo, entendendo que este segue uma posição contrária a todos os cânones pelos quais se rege a propriedade industrial em Macau, defendendo que a expressão em causa goza de toda a capacidade distintiva e como tal o seu pedido deverá ser atendido.
Será?
Ora, para além dos doutos fundamentos tecidos na sentença recorrida, com os quais concordamos basicamente, limitamo-nos nesta sede acrescentar o seguinte:
1) – Uma coisa é os comerciantes utilizar determinado sinal como identificador dos serviços e/ou produtos comercializados por ele, isso podemos designar por “marca de facto”. Outra coisa é aquele sinal que merece tutela jurídica por reunir todos os requisitos legalmente exigidos para estes efeitos. O que é certificado pela concessão do respectivo registo para todos os efeitos legais.
2) – No caso, o que a Recorrente faz esforços para tentar convencer o Tribunal é que o sinal registando tem sido utilizado por ela na realidade e obter tutela jurídica em determinadas jurisdições (expressões semelhantes). Mas isso não dispensa, de modo algum, a abordagem da questão nuclear, consistente em saber tal expressão “XXXX”tem ou não capacidade distintiva?
3) – Não é supérfluo recapitular-se, entre outros, os seguintes aspectos realçados pelo Exmo. Julgador do Tribunal recorrido:
“(…)
擬註冊商標僅單純由英文字辭─“APP”及“CLIP”兩個英文大楷黑色字詞所組成，當中不包括其他圖案設計及顏色要求，針對“APP”或“app”可用作英文“application”的縮寫，中文譯作“應用程式”，而“CLIP”或“clip”有修剪、剪輯的含義，故此，兩個英文字辭組合起來確實可解作剪輯功能的應用程式。
眾所周知，現時普遍將“application”(應用程式)以“APP”或“app”表示，而“CLIP”亦為一般英文詞彙，可見兩個字詞不論單獨或組合起來皆為社會大眾慣常使用以描述產品/服務功能(尤指電子、電腦、應用程式方面)、不具創新性的英文詞彙。
正如被上訴實體的分析所指，從一般具認知力的普通人包括消費者及電腦產品愛好者的角度，皆可輕易地把“XXXX”與“行動應用程式中的剪輯”或“應用程式剪裁”等意思聯想。故此，儘管沒有關於其他人對同類產品註冊商標的任何資訊，在沒有包含任何與司法上訴人有關聯的字詞、其他具顯著特徵的圖案設計及顏色要求之情況下，將“XXXX”用於第09類別之產品/服務，確實極易被消費者將有關產品/服務直接聯想與剪輯功能的應用程式相關，同時又未能清楚識別該標記與任何企業或個人有關，又或屬司法上訴人旗下的產品有關，凸顯擬註冊商標欠缺顯著性和區別其他企業之產品或服務之固有性質，從而不符合《工業產權法律制度》第214條第3款規定之例外情況。
基於上述考慮，被訴決定根本無需要具體指出擬註冊商標現正由哪些第三人在具體營運活動或產品上使用，以支持拒絕擬註冊商標獲註冊之決定。”
4-) Nestes termos, cabe sublinhar ainda:
O artigo 197º do RJPI consagra:
Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. (sublinhado nosso)
Ao olhar para a expressão em causa, a primeira ideia que surge na nossa cabeça é dar-nos a ideia de que se propõe “aplicações”, tanto pode ser produtos ou serviços. Mas quê? Não sabemos! Porque a Recorrente pretende utilizar esta expressão para um gama muito vasto de produtos e serviços!!
A expressão “XXXX”, de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para assinar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos a que se pretende aplicar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva. Ou seja, tal expressão é vaga de mais, faltando-lhe o elemento descritivo do objecto que a mesma pretende referir-se.
Quanto ao demais, louva-se na douta fundamentação da sentença recorrida, que se reproduz aqui para todos os efeitos.
Pelo expendido, é de verificar que, em face das considerações e impugnações do ora Recorrente, a argumentação produzida pelo MM. Juiz do Tribunal a quo continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.
Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal a quo fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas aplicáveis, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada, motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, embora com argumentos ligeiramente diferentes por nós produzidos, é de manter a decisão recorrida.
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Síntese conclusiva:
I - A expressão “XXXX”, de carácter descritivo, sem elemento figurativo, tanto pode servir para indicar serviços de variadíssima natureza como para diversos produtos, carece, assim, de uma nota caracterizadora do tipo de serviços/produtos que se pretende assinalar com tal “expressão/marca”. Nesta óptica, falta-lhe efectivamente a capacidade distintiva.
II – Uma vez que o sinal registando não tem capacidade distintiva, originária ou adquirida, para distinguir em função da sua fonte comercial os serviços que se destina a assinalar, nem tem o necessário carácter distintivo para merecer ser protegido pela via do registo como marca, assim, é de recusar o pedido de registo tal como decidiu a entidade administrativa competente, razão por que não merece qualquer censura a decisão recorrida que deve ser mantida.
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Tudo visto e analisado, resta decidir.
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V ‒ DECISÃO
Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância acordam em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
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Custas pela Recorrente.
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Registe e Notifique.
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RAEM, 28 de Julho de 2022.
Fong Man Chong
Ho Wai Neng
Tong Hio Fong
1 Código da Propriedade Industrial Anotado, com coordenação geral de ANTÓNIO CAMPINOS e coordenação científica de LUÍS COUTO GONÇALVES, Almedina, Coimbra, 2.ª edição, 2015, p. 399.
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