(譯本)
商標
商標之概念及作用
商標的組成內容之自由及其限制
馳名商標
《保護工業產權巴黎公約》衍生之原則
摘要
一、商標是面向消費者推出的產品或服務的識別標記，因此首先應該具有顯著性或識別力。
二、在商標設定中，商標註冊中的利害關係人必須享有廣泛自由，但其限制是：不能透過對限制自由正當競爭的、涉及共同屬性或特性的商標以一般方式予以註冊，而使市場上的其他經營者喪失操作及創意空間。
三、馳名商標是指取得名譽的商標，該名譽被所有與產品接觸最密切者（包括製造商、商人或倘有之消費者）所熟知且承認。
四、針對侵犯正當競爭權之註冊，馳名商標構成反對該註冊之理由。
五、就《保護工業產權巴黎公約》所訂立的保護而言，在原產地國的商標註冊屬重要，受公約保護的商標在公約其他締約國中受到同樣保護。該公約明示規定在此等情況中接受商標註冊，且僅僅具有公約本身規定的限制。
六、由此的結論是：如果查明公約本身規定的限制情況（例如商標不具識別性質），則在公約締約國中進行的商標註冊不得對其他成員國具有約束力。
2002年10月17日合議庭裁判書
第116/2002號案件
裁判書製作法官：João A. G. Gil de Oliveira（趙約翰）
澳門特別行政區中級法院合議庭裁判
一、概述
Bestfoods，住所位於美國新澤西，現就初級法院之判決提出上訴。該判決駁回了其針對工業產權廳廳長拒絕對第N/8024號商標（以“BEST FOODS”為用語）予以註冊之批示而提出的上訴。
其陳述基本且簡要如下：
在考慮一個商標的識別能力時，其馳名性必然構成應予考慮的因素之一。換言之，如果認為某個商標被普遍接受為某一生產商所生產的產品之具區分性的商標，則必須得出結論認為這一商標不是對產品特性予以描述的商標。
第三人像使用商標一樣使用“BEST FOODS”這一用語，向消費者的頭腦中灌輸了這些產品是上訴人的產品這一理念，從而凸顯該商標是馳名商標。
《巴黎公約》（澳門是其締約者）中的指導性原則，對於審理現申請註冊的商標是否符合澳門法律具重要性，因為澳門的法律也含有上述原則。
雖然（或者說由於）公約的每一締約國負責（在此未對本地註冊以及國際註冊予以區分）對締約各國之國民提供有效保護以防止不正當競爭 — 公約第10條第1款 — 但諸如美國和加拿大這些國家早已認定有關商標符合上述原則。這一事實本身就是一項跡象性事實，表明在澳門給與商標註冊不違反上述原則。
上訴人的商標與其公司名稱一致，上訴人自1923年起就作為商標使用。上訴人自1952年（即首次以上訴人名義在美國註冊時）起就擁有該商標所有權，且該商標屬於其財產範疇。
上訴人不反對在批准商標時明確指出不保護組成商標的兩個字樣中的單獨一個（“BEST”及“FOODS”），而只依據《工業產權法律制度》第199條第3款，對被視作商標整體者予以保護。
證明批准商標（註冊）不損害任何營運商權利的事實是：針對註冊請求，在兩個月的期間內未依規則提出任何聲明異議。
如果不承認對上訴人之商標之保護，將使上訴人為建造和保持這一商標聲譽而在數十年間付出的努力付諸東流，因為這一商標聲譽帶來的聲望是上訴人業務之主體。
結論是：被上訴的判決應予撤銷，並相應地決定撤銷拒絕對第N/8023號商標予以註冊的批示，並命令依法進行註冊。
*
向澳門特別行政區經濟局代局長/被上訴實體通知了“Bestfoods”提出之上訴後，前者依據《民事訴訟法典》第613條並為著該條款之效力提交了相關的上訴理由陳述，以維護裁判之妥善。陳述簡要如下：
上訴人可能混淆了現在申請註冊的商標及馳名或極具聲望之商標兩者的區別。而肯定的是，商標的馳名性對於所請求的效果而言不屬重要。
有關的註冊請求是在澳門特別行政區內部專屬程序中作出的，而不是在國際註冊範疇內作出的。而肯定的是，即使在屬後者的情況下，如果商標不具識別性質，亦得拒絕商標註冊。
顯著性（識別力）是指將置於市場之中的產品區別於其他相同或類似產品的能力。因此很明顯認定：有關的名稱不具顯著性（識別力），是一項日常使用的統稱，因此不適宜構成一項商標的特徵要素。
現申請註冊的商標在世界多個地方取得了註冊，但是這不自動意味著它也可在本地區註冊。
即使就同樣的商標在其他法律制度已經賦予權利，商標權仍然是一項在每個法律制度中均不同的權利。這一原則已經規定於《保護工業產權巴黎公約》第6條第1款中。
結論是：應依據所述以及求諸澳門特別行政區各級法院之統一司法見解，維持被上訴的判決。
二、事實
視為確鑿的、且未被上訴人質疑的相關事實如下：
— 上訴人於2001年5月15日向經濟局遞交商標註冊申請（第29類，第N/8024號）。
— 申請註冊的商標是“BEST FOODS” 字樣（用語）。
— 組成商標內容的這兩個英文單字是上訴人的商業（公司）名稱，自1923年9月起一直被作為商標使用。
— 1952年10月14日在美國被批准商標註冊（第29及第30類）。
— 這一商標自1931年5月20日還在加拿大被註冊用於第29類及第30類。
— 美國和加拿大是《保護工業產權巴黎公約》的締約國。
— 澳門也是該公約的締約方。
— 在澳門不存在類似商標的註冊，也不存在待決的註冊申請。
— 澳門經濟局知識產權廳廳長透過2001年10月10日之批示，以現申請註冊的商標完全由對商標所指之產品的描述性用語構成，故可能在產品質量方面誤導消費者為由，拒絕了該商標註冊。
三、理由依據
就本上訴的標的 — 有關商標是否可被註冊 — 需分析下述問題：
（一） 商標的概念及作用；
（二） 商標組成內容之自由及其限制；
（三） 商標倘有之馳名性的重要性；
（四） 《保護工業產權巴黎公約》的可適用性之結果；
（五） 對本案的影響。
*
（一）商標是面向消費者推出的產品或服務的識別標記1。
澳門《工業產權法律制度》（以下簡稱RJPI）第197條所指的正是這一概念，它規定：“透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。”
因此，商標是能夠區分產品或服務的標記，它使產品及服務區別於同類其他產品或服務，從而使被置於市場上的服務物品之識別或區分成為可能。由這一社會 — 經濟概念出發，將得到其作用，首先是對其標的物的優先識別作用。
這一作用包括兩類：一類指差異化，即根據其他競爭產品作出的細分；另一類指因來源、產地、其生產背景而帶來的區分（個性化）。2
商標還被用於推銷產品或招攬顧客。透過商標，期望以呼籲及約請消費的模式留住消費者。
商標甚至可以成為一種保障3，以此尋求驗證所提供的產品的質量及品質，對此僅僅想一下被稱之為“極具聲望的商標”即告足夠。
因此得知：商標作為識別標記，首先應該具有顯著性或識別能力。
（二）商標的內容組成雖然帶有自由原則之烙印，但卻遭受多種例外。這些例外或者是內在的（例如RJPI第199條第1款衍生出來的例外，包括產品的本身名稱、其質量、地理產地，色彩），或者是外在的（即當它們源自必須尊重先有權利時，此等情形規定於上述法規第214條b項至f項，例如早前註冊之商標、申請人不具權利或構成違反著作權或工業產權標記之圖章、紋章、商業名稱）。在商標設定中，商標註冊中的利害關係人必須享有廣泛自由，但其限制是：不能透過對限制自由正當競爭的、涉及共同屬性或特性的商標以一般方式予以註冊，而使市場上的其他經營者喪失操作及創意空間。
正如所述，一項標記如果可被作為商標予以註冊，應該具有必要的顯著性或識別力，學說上一般稱之為描述性標記者（例如識別產品或服務之統稱、指明其質量或作用的必要用語、以及因其被廣泛使用而作為一般語言要素不應該可被壟斷的必要用語）是不被接受的。即使認為學說及司法見解中的統一見解並非如此4，那麼上述第199條第1款a項及b項的規定則再清楚不過了：“ 一、下列者不受保護：a）單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；b）單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記。”
由此得出的、與本案有關的結論是：商標本身沒有識別特徵時，限制該商標註冊。
（三）在卷宗中討論的問題，是要知道一項馳名商標對於所分析的效果是否具有重要性。
對於這一重要性，原審法官表明了以下立場：“僅當上訴人反對另一構成對其商標的複製、仿造或翻譯，用於相同或類似商品上易於造成混亂時，這一問題才對上訴人具利害關係（參閱1883年3月30日《巴黎公約》第6條第2款第1項）。如果不屬此等情況，僅憑馳名商標之事實並不必然地強制其註冊。事實上，如果存在依據RJPI第214條予以拒絕之理由，絲毫不妨礙拒絕其註冊。”
對於這一理據說明，上述人以下列事實提出反對：商標的馳名性，其重要性不僅體現在作為反對另外一項商標註冊請求之理由依據方面（對其商標的複製、仿造或翻譯，用於相同或類似商品上易於造成混亂），在考慮一個商標的識別能力時，其馳名性之重要性還必然構成應予考慮的因素之一，如果某個商標被普遍接受為某一生產商所生產的產品之具區分性的商標，則必須得出結論認為這一商標不是對產品特性予以描述的商標。
馳名商標是指取得名譽的商標，該名譽被所有與產品接觸最密切者（包括製造商、商人或倘有之消費者）所熟知且承認5。有時候，該馳名性甚至達到以下程度：產品透過商標的途徑所期望達到的區分，變成了一般以商標的名稱稱呼產品，不論其產地及生產商為何。
雖然概念已經得到了完美的界定，但是該概念的具體化卻變得空泛及不確定。在何等情況中堅稱所面對的是一項馳名商標並不容易。可以肯定的是：該馳名性根據廣告、廣度、在市場上的根基、目標群本身的規模而定。在本案中，有關的概念已被視作具備，但是並未進行必要的概念填補，而只是以利害關係方指稱所涉及的是一項馳名的、在國際上被認可的、已使用多年的、並分別在1931年及1952年已在加拿大和美國完成了註冊的商標的單純陳述為出發點。
對馳名商標的保護基於兩個方面：一是內部層面，二是國際層面。對於後者，我們在下一點將進行討論，且由於所擬保護的馳名性源自早前已在外國作出的註冊。
在澳門特別行政區生效的規範下，我們在RJPI第214條第1款b項中找到了關於馳名商標保護的論述，該條款規定：“在下列情況下，須拒絕商標註冊：（…）b）商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，如將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯；”
因此，針對侵犯正當競爭權之註冊，馳名商標構成反對該註冊之理由。想知道是否商標僅僅因為其馳名（在本案中需要證明的正是這一點）便可得以註冊，是另外一個問題。商標的構成自由是一項通例，但仍應查明有無違反法律所規定的限制。
因此，馳名性也許應是對商標保護予以區分之物。它對商標提供的保護，不是透過單純反對另一項註冊且猶如所涉及的是一項單純的事實商標6這一途徑（它僅僅以防止不正當競爭名義予以保護），而是透過直接途徑為之，同時本身構成註冊之本身依據。
在法律中並沒有發現任何此等意義上的規定，因此應該依據可接受性的一般標準以及所規定的限制，對所請求的（商標）構成的有效性予以審理。
（四）上訴人期望基於國際法使其請求得直，因為被上訴的判決主張對本案不適用《保護工業產權巴黎公約》，並以下述事實證明其立場屬合理，即所面對的不是一項在國際註冊層面上的註冊而是澳門地區專屬內部程序中的註冊。
上訴人堅持，援引有關公約主要與其指導性原則有關，而且在其商標在美國和加拿大註冊時間，該公約中規定的多項基本原則已經被遵守，因此沒有理由在此不持同樣的見解。
1883年3月20日的《保護工業產權巴黎公約》7與調整及保護工業產權的多項國內法並不衝突且係優先法，它賦予其所有權人權能，以使後者得在第三國延伸其工業產權。這一優先權基於公約第4條。如果商標在同盟的其他國家註冊，則在同盟的其他國家承認申請人之有關優先權的期限為自上述註冊起的6個月。RJPI在其第16條第1款中承認這一優先權，它規定：“已在世界貿易組織或保護工業產權國際聯盟之任一成員國家或地區，或向有權授予於澳門產生延伸效力之權利之任一跨政府機構，以正規方式提出授予本法規所指工業產權或授予同類權利之申請之人，以及其繼受人，為在澳門提出有關申請之目的，具有《保護工業產權巴黎公約》所定之優先權。”
就《保護工業產權巴黎公約》第6條之五所訂立的保護而言，在原產地國的商標註冊屬重要，受公約保護的商標在公約其他締約國中受到同樣保護8。該公約明示規定在此等情況中接受商標註冊，且僅僅具有公約本身規定的限制。
這一情況不同於由1891年《馬德里協定》調整的商標國際註冊制度9。與澳門不同，該制度已被葡萄牙《工業產權法典》第196條起規定並調整。因此，在沒有援引國際註冊的情況下，應依據所援引的在（《巴黎公約》）同盟國家中進行的商標註冊對有關問題進行分析。
但是，如果期望透過這一途徑將商標的註冊強加於澳門特別行政區，從而使該商標不受本地法律的限制，那麼公約本身就已經透過其第6條之五（二）（1）、（2）及（3）規定的限制以及拒絕理由進行了自我限制10。在與本案有關的部分方面，在以載明商品種類、質量或價值之說明構成標記以及具有欺騙或者混淆公眾性質的標記方面，在該等條款中可以看到澳門法律指出的同樣限制，但此等規定受公約第10條之二適用範圍的限制（以正當及自由競爭的名義），因此，不論註冊與否，商標的使用及其在市場上的推出不會不受保護。
如果注意到公約本身規定的限制情形，那麼由此的結論就是：在同盟國內作出的註冊對於其他成員國不具約束力。況且，通常不了解已經在那裏作出相關註冊且允許該註冊生效的相關國家的內部法規則。
（五）現在是看看上述思考對本案的影響的時候了。
正如所見，不論從哪一個角度去探討，除具有其他要素外，商標註冊還帶有不具識別特徵這一事實所產生的限制。
有關的商標（“BEST FOODS”）可以翻譯成“最佳膳食”、“最佳食品”或類似的用語，它面向廣大的食品消費者群體，是一種一般用語並缺乏顯著性，因為它可以被從事同一領域活動的所有行為人使用。更有甚者，它擬用於的產品種類繁多，不易具體化。（如果批准註冊）就如同允許諸如“最佳飲料”之類的商標註冊，一如“最佳麵包”、“最佳飲水”、“最佳葡萄酒”一樣，根本無法具體到更為詳細的公式，從而使利害關係人占有了一個可以對同一種或同一類的大量產品予以定性或正當請求予以定性的用語。
（如果批准註冊）就賦予了請求註冊者一項不可接受的特權，因為不再有任何人可以在正常及一般條件下使用這似乎更類似於帶強烈呼籲性質口號的用語，當然如果其本身僅構成一個識別標記，似乎也沒有什麼不當之處，這也意味著可以合法據有那些別人可以指責和容易理解並可能成為日常用語或商業習慣中的常用用語，當然，並不是所有的食品都是最佳的產品。
應指出所論及的不是誠實 — 商標不能作出虛假指明11— 因為一個普通的消費者不會上當；歸根結底，所論及的是對自由競爭的保護。所禁止的不是在商標中置入一般性的用語或要素（這些一般性的用語或要素甚至可被第三人用於組成其他商標的內容），所禁止的是商標完全由一般性的用語或要素構成。12
作為一種識別力不強的標記（即無足夠力量據以對產品予以識別的標記13），在商業實踐中使用一個原本不具識別性的標記，至多能夠確定的是它已取得註冊之足夠內核14。但是正如商標的馳名性一樣，在此處也未填補可證明註冊屬合理的事實種類。
正如所見，本案中的商標註冊的可能性與國際法中衍生的限制是衝突的。
五、決定
基於所述理由，合議庭裁判駁回上訴，確認被上訴的裁判。
訴訟費用由上訴人承擔。
João A. G. Gil de Oliveira（趙約翰）（裁判書製作法官）— 蔡武彬 — 賴健雄
1 Carlos Olavo，《Propriedade Industrial》，1977年，第37頁。
2 António Corte Real Cruz，Direito Industrial，I，2001年，第81頁。
3 Oliveira Ascensão，《Direito Comercial II, Direito Industrial》，1988年，第142頁；相反的意見，見Carlos Olavo，前引書，第39頁。
4 參閱Pinto Coelho，《Lições de Dto Comercial》，第1卷，第443頁；Ferrer Correia，《Lições de Dto Comercial》，1973年，第312頁；最高法院的1979年11月14日合議庭裁判，《葡萄牙司法公報》，第291期，第250頁；1993年11月16日及1992年12月12日合議庭裁判，www.dgsi.pt，最高法院的合議庭裁判，《CJ》，1998年，第2卷，第110頁；中級法院第94/2001號案件的2001年6月21日合議庭裁判。
5 Carlos Olavo，前引書，第55頁。
6 Ferrr Correia，前引書，第338頁。
7 由1967年7月14日斯德哥爾摩議定書修訂並於1979年10月2日修正。現在澳門特別行政區法律制度中生效，並由中華人民共和國的代表在1999年11月30日通知存放實體（根據國際法辦公室提供的、於2002年6月4日更新之資料）；它還見於RJPI中以及成立世界貿易組織的協定（公佈於1996年2月26日之《政府公報》上）範疇內的《與貿易有關的知識產權協定》中。中華人民共和國尚未參加但已適用於澳門的國際協議仍可繼續適用（《基本法》第138條第2段），推定中華人民共和國政府已作出相關通知。
8 Oliveira Ascensão，前引書，第148頁。
9 於1900年12月14日在布魯塞爾、1911年6月2日在華盛頓、1925年12月6日在海牙、1934年6月2日在倫敦以及1957年6月15日在尼斯修訂。儘管在立法會作出同意性意見書後（參閱立法會第25/98/M號決議）其延伸至澳門適用直至1999年12月19日，但是由於欠缺中華人民共和國政府對具權限實體作出的相關通知，關於商標國際註冊的《馬德里協定》不在澳門特別行政區生效。
10 葡萄牙主流司法見解認為，根據第6條之五，依規則在原產地國註冊的國際性商標在國內的註冊，只有在查明第6條之五（二）限制性指明的某一情形時，方可被拒絕；最高法院1991年2月5日、1997年11月11日合議庭裁判，分別載於《葡萄牙司法公報》第404期第473頁及《葡萄牙司法公報》第471期第406頁；《CJSTJ》，第5卷，第3版次，第127頁起及續後數頁；2001年4月26日合議庭裁判，http://www.dgsi.pt。
11 Oliveira Ascensão，前引書，第160頁。
12 最高法院1992年5月26日合議庭裁判，http://www.dgsi.pt。
13 Ferrer Correia，前引書，第327頁。
14 這是巴黎公約第6條之五（三）（1）及1988年12月21日委員會指引（該指引在商標事宜上協調歐盟各成員國的立法）第3條第3款所顯現的英美法中的secondary meaning理論。
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