(譯本)
商標
註冊的優先
識別之特徵
摘要
一、法律明確規定，工業產權須授予最先以正規方式及連同一切所需文件提出申請之人。法律規定，商標註冊授予最先連同符合法律規定之形式要件的必要文件提交申請之人。
二、商標是可以區分產品和服務，將之區別於其他同類產品和服務的標記，因此，商標可以對投放市場的給付標的予以識別或個性化。從這一概念出發，可以得出其作為社會經濟現象的作用，並立即得出對其標的予以識別這一最原始作用。
三、商標還用於推銷產品及招攬客戶。人們試圖透過商標，以一種號召的方式來留住顧客並邀請其消費。
四、正如所述，一種標記作為商標進行註冊的條件，是擁有必須的識別力或識別能力，學說上一般稱為描述性標記的東西是不被接受的，例如識別產品或者服務的一般名稱、指明其品質或功能的必要表述、以及因其普遍使用而作為慣常語言要素不應被壟斷使用者。
2006年6月29日合議庭裁判書
第54/2006號案件
裁判書製作法官：João A. G. Gil de Oliveira（趙約翰）
澳門特別行政區中級法院合議庭裁判
一、概述
(A) Company Limited不服初級法院法官拒絕受理其針對知識產權廳廳長之批示而提起之上訴之批示。知識產權廳廳長在該批示中，對本案對立當事人(B)股份有限公司聲請的產品第[編號(1)]組別第[編號(2)]號商標予以註冊，認為聲請註冊的商標含有一項要素（「Tao Ti」），其中文（「道地」）的拼音屬於另一個商標，而該商標的權利人屬於自己，因此提起上訴，其理由陳述如下：
本上訴所針對2005年9月7日之清理批示，在審理案件實體後，裁定現上訴人提起的司法上訴不成立，維持經濟局對(B)股份有限公司之第[編號(2)]號商標予以註冊的批示。
原審法官在作出裁判時，沒有注意良好的法律裁判所不可或缺的（由上訴人陳述的）事實，並認定已經證實：以拼音為「Tao Ti」的漢字作為名稱要素而提出的商標注冊請求，是在作為本訴訟之間接標的的商標的註冊請求之後提出的。但這一事實與訴訟程序中所含的資料不符。
上訴人認為，原審法官在作出任何裁判前，本應將下述兩個商標予以比較，即：道地及以名稱要素作為商標組成部分的TAO TI。「Tao Ti」是漢字「道地」的拼音。
《工業產權法律制度》第212條第3款規定：「商標審查中涉及構成商標之名稱要素時，應注意葡文、中文、英文或其他語文各自或彼此在文字及發音方面可能出現之混淆情況」。
混合商標TAO TI相對於商標道地而言，不具有識別力，屬複製後者的名稱要素（儘管與其拼音相符）。
僅當兩個商標屬於同一權利人時（不論是上訴人(A), Co., Ltd.，還是對立當事人(B)股份有限公司），它們才能共存。由此得出，作為本訴訟程序間接標的之商標，其權利人資格應在承認混合商標（其名稱要素是兩個拼音為Tao Ti的漢字）之權利資格後才予承認。
原審法官本應適用但卻沒有適用《工業產權法律制度》第212條第3款，因為現在審理的兩個商標均將同一表述作為名稱要素，雖然其中一個以漢字呈現，另一個以該等漢字的拼音形式呈現。因此，儘管有圖形上的區別，但兩者之間存在讀音上的相似性，會誤導消費者，使之將兩個商標混為一體。
因此，請求受理本司法上訴，並相應地廢止被上訴的裁判，由另一份認定兩個商標之間存在從屬關係的取而代之，本訴訟之標的商標TAO TI應賦予給嗣後被承認為具有道地這一商標權利人資格的一方，以伸張正義。
本卷宗的對立利害關係人(B)股份有限公司（身份資料詳見卷宗），獲通知上訴人針對第481頁及續後數頁之判決而提交的上訴陳述書，根據《民事訴訟法典》第613條第2款之規定並為著該條款之效果，適時提出其上訴答辯狀，其結論如下：
上訴人指責原判決具有違反實體法律之瑕疵，即解釋錯誤、法律前提錯誤……但是上訴人沒有道理。
自2003年9月18日起，上訴人與被上訴人就爭奪總計18份商標註冊申請，這些商標的權利人資格已經陸續被確認屬於被上訴人。
有關的感覺（即上訴人屬於惡意，企圖竊取被上訴人之商標）也已經被確認，這一結果已經見於陸續作出的決定中（在這些決定中，現被上訴人的註冊請求得到批准，而上訴人的註冊請求則遭到相應的拒絕）。
將訴訟程序合併的請求以及在本階段提交當時已經提出的理據，顯示上訴人在絕望地尋求獲得其合併申請遭到駁回時已經遭到拒絕的效果：阻擋一直遭到的對其不利的大量判決，或者至少拖慢訴訟程序的步伐。
在詳述的事實事宜中沒有矛盾之處：上訴人2003年9月18日提交的在第[編號(1)]組別註冊商標「道地」的第[編號(3)]號請求已被經濟局拒絕，經濟局已經批准了被上訴人的第[編號(4)]號註冊請求（在第[編號(1)]組別註冊商標「道地」），因此不存在之前註冊的任何類似商標。
此外，商標「道地」和「TAO TI」兩者不同：TAO TI因屬於混合商標及有色彩方面的要求，因此具有辨識能力，它不應與商標道地相混淆，因此一般的消費者面對這兩個商標，不會必然將兩者聯繫起來。
即使上訴人的理由陳述第16條（第6點結論）所載的是事實，問題也不在這一方面。我們在此要知道的是：上訴人在此時此刻是否持有某一有效憑據，據以使其要求註冊商標之優先權利。答案是否定的，因為上訴人所有的申請在澳門均遭到駁回。
最先提交將TAO TI商標在第[編號(1)]組別註冊請求之人是被上訴人（2003年1月18日），上訴人的申請是後來提出的（2004年3月5日）。在澳門不存在任何具有優先性的對可混淆之商標的註冊。
對於那些以上訴人身份提交毫無依據的理由、據以證明它合理擁有其並不具備之權利的人，本案的商標註冊不能成為這些人純屬拖延性預謀的人質。
上訴人之前申請的對訴訟程序的合併，由於在不同訴訟程序的標的之間明顯缺乏聯繫，再加上分別處於不同的訴訟階段，而且有必要快速解決這些訴訟程序，因此已被駁回。
快速確認何人擁有商標權，對於避免被上訴人蒙受更多的損失（自2003年起，被上訴人在澳門的經濟活動就一直受到上訴人的無理阻撓），是必不可少的。
綜上所述，請求維持被上訴的判決，該判決維持了給予第[編號(2)]號商標註冊的批示。
澳門特別行政區經濟局由其副局長蘇添平代表，作為現被上訴之實體，在獲通知上訴人「(A) Co., Ltd.」之理由陳述後，根據《工業產權法律制度》第281條及《民事訴訟法典》第613條第2款，提交了其理由陳述：
上訴人只是轉錄了被視作已證的事實，因此不必作出任何評論。
接受對立當事人在提交註冊申請方面的優先權（3）。
在之後的數條中，上訴人試圖證明，不論是經濟局還是原審法院均不正確，因為在被視作已證的事實事宜中存在矛盾之處。（4至9）
事實上，經濟局及初級法院（10至18）應首先就誰有註冊權作出表態。
關於誰有商標權利人資格的問題（是上訴人還是對立之當事人），上訴人解釋了為何在其看來法官必須首先注意這一問題。
「（......）現上訴人為了制止嗣後產生有關情況，即在未承認商標權利人資格之前（......）就可能將這一商標（......）給予對立之當事人，已經請求將辯論兩個商標之權利人資格的4個訴訟程序合併1；但是，負責有關案件的法官（該案件為尚在待決中的最先入稟初級法院的第CVi-04-0002-CRJ號訴訟程序2）駁回了這一請求。現上訴人已針對這一批示提起上訴......」（10）
最後，向我們指出了為何與第[編號(5)]、[編號(3)]、[編號(4)]及[編號(6)]號商標相比，申請註冊的商標沒有識別能力（19及20）。
在現上訴人為了合併所有辯論有關商標之權利人資格的訴訟而提交的理由方面。
現上訴人堅持已經提出的理據，重申其立場並轉錄了部分上訴狀（該上訴乃是針對駁回其合併訴訟程序之申請而提起）（21至25）。
至於上訴人的結論，它們不過是試圖在知識產權法的註冊規則（尤其是商標）方面給法院造成困惑。
簡而言之，簡單看一下附件之文件1的圖表就足夠了：
（一）在「《工業產權法律制度》批示之依據」及「批示」等欄目中，有關的註冊批給乃是根據提交註冊申請的優先權而作出的；
的確，我們注意到被上訴的判決指出，「（……）在本案中，經搜索（載於行政程序第5、6、65及66頁），查明對立當事人正在申請註冊的商標在提交方面享有優先權3，因為有關請求在2003年11月18日入稟，而上訴人直到2004年3月5日才請求有關商標註冊。
綜上所述，本人認為經濟局關於批給對立之當事人註冊商標的決定正確，因其在註冊上具有優先（……）」
在此意義上，「希望利用知識產權保護及法律賦予之優先的人，必須按照《工業產權法律制度》第15條第1款之規定註冊其權利，該條款規定，工業產權授予最先提出申請之人，但該法規所指之其他情況除外」—— 中級法院第226/2002號案件的合議庭裁判。
（二）拒絕商標註冊的理由在於可能發生不正當競爭行為及對被註冊商標之仿製。
被上訴的裁判作出澄清，「（……）根據《工業產權法律制度》第212條之規定，對某一商標的註冊申請程序進行的審查和研究，透過對申請註冊的商標予以審查，並將之與相同或相似之產品或服務之已註冊商標作比較而進行（……）
因此，我們可以說，經濟局只是對相同或者類似產品或者服務的已經註冊的商標進行了搜查，如果之前沒有註冊，也沒有任何法律阻礙，則註冊申請將被批准（……）」
『（……）在澳門，之前從未對「Tao-TI」及「道地」商標進行註冊。』
結論：因此應裁定上訴不成立，維持原審法院的判決。
二、事實
在相關聯的部分，將下述事實視作已告確鑿：
2003年11月18日，對立之當事人請求在第[編號(1)]組別對第[編號(2)]號商標予以註冊，其名稱要素是「TAO TI」。這一申請公佈於2004年XXX月XXX日第XXX期《澳門特別行政區公報》第XXX組。
2004年3月8日，上訴人(A) Co., Ltd提出聲明異議，反對上述商標註冊申請。
透過2004年3月9日發出的公函將該聲明異議通知了對立之當事人，該聲明異議公佈於2004年4月7日第14期《澳門特別行政區公報》第2組。
對立之當事人沒有提交答辯。
透過知識產權廳代廳長2004年12月3日之批示，對所申請註冊的商標批准予以註冊。
有關批准商標註冊的批示在2005年1月5日第1期《澳門特別行政區公報》第2組公佈。
有關的商標用於標示第[編號(1)]組別的產品。
被上訴的批示基於以下理由：申請註冊的第[編號(2)]號商標在提交申請方面具有優先性，且具有識別能力。
上訴人在經濟局提交了註冊「TAO TI」及「道地」商標的申請，但其提交日期後於提交註冊前述有關商標的日期。
有關商標在此視作全部轉錄，參見於起訴狀一起附入的文件。
原審法官裁定該上訴理由不成立，其贊同的理由依據如下：
『在法律納入方面，應分析事實及適用法律。
商標在產品和服務的競爭中是一種識別標記，除有推銷和招攬顧客的作用外，還具有保障作用（Oliveira Ascensão教授：《Direito Comercial》，第2卷，《Direito Industrial》，第139頁及續後數頁）。
該教授指出，「採用某種商標用以區別其經濟活動的產品或服務且尤其符合關於註冊之法律規定者，享有知識產權及其專有權。」
根據商標是由文字構成，還是具有圖案特徵並有自己的視覺表現，商標可以是名稱型的或圖案型的，如果由文字及圖案組成，則屬於混合型的。換言之，商標在其組成方面，享有所謂的自由原則，但受法律所要求的、對這一自由予以限制的原則約束。
另一方面，根據《工業產權法律制度》第212條，對某一商標的註冊申請程序進行的審查和研究，透過對申請註冊的商標予以審查，並將之與相同或相似之產品或服務之已註冊商標作比較而進行，同時應時刻注意葡文、中文、英文或其他語文各自或彼此在文字及發音方面可能出現之混淆情況。
因此，我們可以說，經濟局只是對相同或者類似產品或者服務的已經註冊的商標進行了搜查，如果之前沒有註冊，也沒有任何法律阻礙，則註冊申請將被批准；否則，必須審查申請註冊之商標與其他已註冊之商標之間倘有的可混淆性。
在本案中，經搜索（載於行政卷宗第5、6、65及66頁），查明對立當事人正在申請註冊的商標在提交方面享有優先，因為有關請求在2003年11月18日入稟，而上訴人直到2004年3月5日才請求有關商標註冊。
綜上所述，本人認為經濟局關於批給對立之當事人註冊商標的決定正確，因其在註冊上具有優先。
上訴人在其理由陳述中，還指稱本案的商標含有漢字，其拼音在其看來與「道地」這一措辭相符，而後者屬於另一個其權利人資格尚在爭訟之中的的商標，只有對該「道地」商標的權利人資格予以確定性裁判後，才有條件審理本上訴。
本人認為上訴人在這一部分沒有道理。
本人認為，即使承認上訴人所作陳述屬實，即上訴人是「道地」商標的真正權利人，上訴的理由仍然不成立，因為在澳門，在此之前從未對該「TAO TI」及「道地」商標進行過註冊，因此必須適用一般規則，即商標之註冊只能給予最先提出申請之人。
作為結論，一方面，由於沒有理由拒絕「TAO TI」商標之註冊，另一方面，由於相對於在之後日期提交的所有註冊申請具有優先性，根據《工業產權法律制度》第15條，本人認為被上訴的批示並無不當。』
三、理由說明
（一）本上訴的標的，主要是要知道在此是否應運用有關的商標註冊優先性規則，還是原審法官本應就所主張的理由進行調查，在上訴人看來，它們阻礙該規則運作。
因此，上訴人希望裁定被上訴的裁判沒有考慮上訴人陳述的所有事實，乃是以事實前提上的錯誤為基礎作出了裁判。
（二）那麼，本應注意的這些資料是哪些？
這一問題的簡述已被上訴人本人指出，即：『有關這一商標的問題核心，在於該商標由TAO TI這一表述作為其名稱要素，而這一表述是兩個漢字「道地」所對應的表述。這兩個漢字又與構成「道地」這一商標的漢字相同，而這一道地商標是一個混合型商標，是由現上訴人最先申請註冊的。』
必須羅列對於分析這一問題具有重要性的事實，為不用再次轉錄，我們將這些事實視作在此轉錄。
為了實質性表明有關的TAO TI商標是由對立之當事人最先註冊，且該對立當事人最先註冊了另一個商標「道地」並以此註冊行為希望使上訴人不具有使用該首先被註冊之商標的正當性。
我們還在此借用上訴人(A)的下述表述，它們很好地描述了這一註冊的經過：
「事實上，對立當事人（(B)股份有限公司）在2003年11月18日提交了第[編號(2)]號的第[編號(1)]組別TAO TI商標的註冊申請（即本訴訟的間接標的），而現上訴人僅在2004年3月5日才提交了第[編號(8)]號的對第[編號(1)]組別之產品予以標識的同一商標的註冊申請。簡單對比一下由對立當事人提交註冊申請的日期 —— 2003年11月18日 —— 及現上訴人 —— 2004年3月5日），毫無疑問，最先提交有關商標的註冊申請人，是對立之當事人。」
同樣屬於事實的是：上訴人在2003年9月18日提交了第[編號(3)]號的第[編號(1)]組別「道地」商標的註冊申請，但這一申請遭到經濟局的拒絕，同時經濟局對被上訴人的第[編號(4)]號註冊申請（第[編號(1)]組別「道地」）予以批准。
（三）應支持哪一個註冊，換言之，哪個註冊享有優先？
法律明確規定，工業產權須授予最先以正規方式及連同一切所需文件提出申請之人。法律規定，商標註冊授予最先連同符合法律規定之形式要件的必要文件提交申請之人。以前的第56/95/M號法令第21條就有這一規定，12月13日第97/99/M號法令核准的現行《工業產權法律制度》第15條也是這樣規定的。
只有在《工業產權法律制度》規定的情形中才可不遵守以上規定（參見第15條第1款），例如構成拒絕商標註冊理由的情況（參見《工業產權法律制度》第214條）。
我們可以立即指出，沒有證實存在阻礙這一獲批註冊及相關優先的任何情況。
（四）因此，在這一點上，似乎問題是要知道：目前的兩個商標是否是類似的或者相互混淆的。我們可以立即指出，與感覺相反，這一問題不是決定性問題。這是因為：如果兩者是相互混淆的，即兩個商標都指向同一現實情況（在與本案相關的部分，指對於同一現實存在不同的書寫表述，也就是說，對於同一現實有漢字表述和拼音表述），註冊的優先規則仍是運作的，因為後一個商標的申請並不能占用第一個商標註冊所填補的空間；如果屬於不同的現實，則首個註冊不可被觸及，因為時間越前，權利越強。
（五）因此，正如原審法官正確指出，之前不存在任何類似的註冊。
商標是向消費者推銷的產品或服務的識別標記。4
《工業產權法律制度》第197條指出了這一概念，該條規定，「透過商標證書而可成為本法規之保護對象者僅有：能表示形象之標記或標記之組合，尤其是詞語，包括能適當區分一個企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之人名、圖形、文字、數字、音響、產品外形或包裝。」
商標是可以區分產品和服務、將之區別於其他同類產品和服務的標記，因此，商標可以對投放市場的給付標的予以識別或個性化。從這一概念出發，可以得出其作為社會經濟現象的作用，並立即得出對其標的予以識別這一最原始作用。
這一作用又分為兩類：一類表現為相對於其他競爭產品的區別化和差異化；另一類則是透過提及其產地、來源及生產源表現的個性化。5
商標還用於推銷產品及招攬客戶。人們試圖透過商標以一種號召的方式來留住顧客並邀請其消費。
商標甚至構成一種保障6，以此尋求對所提供的產品的品質或者優越性予以證明，只要想想被稱為「名牌」的產品就足夠了。
由此得出，商標作為識別標誌，首先應該具有識別力或識別能力。
商標的組成雖然有自由原則之烙印，但也有多方面的限制，包括內在限制（例如《工業產權法律制度》第199條第1款所作的規定，如：產品名稱、其品質、來源地、顏色），也包括有必要遵守已經存在之產權時的外在限制（這些情形規定於上述法規第214條b至f項中，如：已經註冊之商標，申請人無權使用之獎章、紋章、商業名稱或構成侵犯著作權或知識產權的標記）。
商標註冊的利害關係人肯定在商標的構成上擁有很大的自由，但是這一自由必須以其他的市場行為人不能喪失的操作空間和主動性作為限制，不能透過非常普遍的、觸及共同特點或品質的方式註冊一個「商標」來限制自由和健康的競爭。
正如所述，一種標記作為商標進行註冊的條件，是擁有必須的識別力或識別能力，學說上一般稱為描述性標記的東西是不被接受的，例如識別產品或者服務的一般名稱、指明其品質或功能的必要表述、以及因其普遍使用而作為慣常語言要素不應被壟斷使用者。如果說在學說和司法見解上這一觀點不是統一的觀點7，那麼前述法規第199條第1款a項及b項對此十分清楚地指出：「一、下列者不受保護：a）單純以產品本身性質所需之形狀、為取得某種技術結果所需之產品形狀或藉以給予產品實質價值之形狀而構成之標記；b）單純以可在商業活動中用作表示產品或服務之種類、質量、數量、用途、價值、來源地或產品生產或服務提供之時節或其他特徵之標誌而構成之標記；」
由此，必須得出結論認為（這對本案可能有影響），商標註冊上的限制是：該商標必須具有識別特徵。
（六）因此，必須注意本案每一個商標的特別之處和識別特徵。「道地」和TAO TI兩個商標相互不同。正如從其圖案及描述性標示中看到（參見供調查之行政卷宗），TAO TI商標不僅是由字母TAO TI組成的，它是一個混合型的商標（同時有圖案及名稱），且有顏色要求（「TAO TI」是白色字體；商標背景的上半部分是紅色；商標背景的下半部分是綠色；而且商標的頁面圖案是綠色）。因此，其本身顯示具有識別能力，與道地商標無法混淆。它不僅是漢字「道地」的單純拼音。
TAO-TI是「道地」的拼音這一事實本身，並不像上訴人所期望的那樣，是確定一個商標的註冊取決於另一個以同一申請人名義申請的商標註冊的充分理由。
在此並不特別涉及面對這兩個商標，普通消費者是否必然將兩者聯繫起來這個問題。我們看不到在這種情況下不運用註冊之優先性的理由何在。只有在法律本身為讓步而規定的情形中，該優先性才應予讓步，而本案所主張的理由不屬於任何此等情形。
（七）雖然未作出陳述，但有可能以某一商標的馳名性等理由作為依據。商標之馳名性，在以此為據反對構成複製、仿製或翻版並可造成混淆的另一個商標的申請註冊方面，具有重要性。在審核一個商標的識別能力上，馳名性必然是要考慮的因素之一，考慮到某個商標被普遍接受為一個獨立於某個廠家生產的產品之外的產品，必須得出結論認為這一商標不是對產品品質的描述性商標。
馳名商標指獲得好名聲，從而被所有生產者、商人或消費者（它們與產品接觸更密切並承認其為馳名商標）普遍認識的商標。8有時，馳名性的作用範圍可以達到這樣的程度：透過試圖區別於其他產品之商標，有關產品被以商標的名稱普遍稱呼，而與其產地或者生產商無關。雖然馳名商標的概念被完整界定，但將概念付諸實施還是空泛及不確定的。在何種情況下斷言我們面對的是一個馳名商標，並非易事，但肯定的是，這一馳名性隨著廣告、廣度、市場根基、消費者群體本身的不同而變化。
在任何情況下，本案都不涉及任何馳名商標，而且上訴人目前也不持有任何有效的憑據允許其要求返還商標的優先權。
（八）因此，乃是被上訴人最先提交了第[編號(1)]組別TAO TI商標的註冊申請（2003年1月18日），而上訴人的註冊請求提出在後（2004年3月5日）。不僅如此，在澳門也不存在可以與之相混淆的、具有優先性的任何商標註冊。
如果稍後查明，本案的註冊請求在獲批准時損害了其權利，永遠可以根據《工業產權法律制度》第48條第1款請求撤銷註冊。這一理由強化了不對正在進行中的訴訟程序予以合併的理據（這些理據是：在不同的訴訟程序標的之間明顯缺乏聯繫，而且它們各處於不同的訴訟階段）。
綜上所述，駁回上訴。
四、裁決
綜上所述，合議庭裁判上訴理由不成立，確認被上訴的裁判。
訴訟費用由上訴人承擔。
João A. G. Gil de Oliveira（趙約翰，裁判書製作法官）—— 蔡武彬 —— 賴健雄
1在經濟局看來，這裡涉及《工業產權法律制度》的規則：提交申請方面的優先權；仿製已註冊商標及不正當競爭，參閱文件1。
2上訴人請求合併有關第[編號(5)]、[編號(3)]、[編號(7)]及[編號(2)]號商標的4個訴訟程序，同樣的請求在第[編號(8)]號商標上訴案中也曾提出，但法官作出批示駁回了合併請求。
3澳門特別行政區司法見解：
關於優先權，參閱中級法院第245/2002號、第80/2003號案件合議庭裁判等；
關於不正當競爭，參閱第13/2004號案件。
4 Carlos Olavo：《Propriedade Industrial》，1977年，第37頁。
5 Antonio Cortes Real Cruz：《Dto. Industrial I》，2001年，第81頁。
6 Oliveira Ascensão：《Dto. Comercial II, Dto Industrial》，1988年，第142頁；相反觀點，Carlos Olavo，前引書，第39頁。
7參閱Pinto Coelho：《Lições de Dto Comercial》，第1卷，第443頁以及Ferrer Correia：《Lições de Dto Comercial》，1973年，第312頁；最高法院的1979年11月14日合議庭裁判，《司法部公報》，第291期，第250頁；1993年11月16日及1992年12月12日合議庭裁判，www.dgsi.pt；高等法院合議庭裁判，《司法見解匯編》，1998年，第2卷，第110頁；中級法院第94/2001號案件的2001年6月21日合議庭裁判。
8 Carlos Olavo，前引書，第55頁。
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------