終院:不能憑註冊與其代理商曾使用的商標基本相同的標記而認定存在不正當競爭
甲是一間生產藥品的香港公司,在2010年前開始生產了一款中文標記為“鼻特清”的藥品並出口至澳門銷售。2015年6月,甲公司的澳門代理商的企業主丙向當時的澳門經濟局申請註冊含有“鼻特清”的文字要素的混合型商標,並於同年12月獲批准。直至2015年,甲公司一直使用一個類似與丙註冊的商標相似的區別性標記。2015年末至2018年,甲公司關閉了實驗室,停止了所有藥品的生產,於2019年恢復生產後才再向澳門出口使用上述標記的藥品。2018年,乙向澳門經濟局申請註冊含有“鼻特清”的文字要素的混合型商標(與丙註冊的商標基本相同),用以標示第5類產品(藥物產品)。2019年6月,丙放棄其註冊的商標,而在丙放棄後,乙的註冊申請獲得批准。2020年,甲公司向澳門經濟局申請註冊含有“鼻特清”的文字要素的混合型商標,以標示第5類產品(藥物產品)。同年,甲公司針對乙向初級法院提起通常訴訟程序宣告之訴,請求註銷乙註冊的商標,並禁止其在商業活動中使用。經審理,初級法院裁定甲公司勝訴,撤銷了乙的商標註冊和相關註冊憑證,同時禁止乙在其澳門的商業活動中使用該標記。乙不服,向中級法院提起上訴。中級法院裁定乙的上訴理由成立,撤銷了被上訴判決,裁定批准乙所提出的註冊申請。甲公司不服,向終審法院提起上訴。
終審法院合議庭對案件作出了審理。
合議庭首先分析了不正當競爭制度和其與工業產權之間的關係,指出保護工業產權專有權利(例如一個已註冊的商標)的法律操作不同於通過打擊不正當競爭行為而給予的保護,後者是一項獨立制度。不正當競爭相對於專有權利制度給予的保護而言具有補充性質。事實上,對專有權利的侵犯從客觀上是可以觀察到的,而它本身並不必然意味著不正當競爭。若想構成不正當競爭,需要競爭行為違反任何一類經濟活動領域內的規範和誠信慣例。
合議庭指,不能忽視商標註冊的權利人是一項專屬權利的擁有者(專屬使用商標的權利),因此,對乙作出的他有可能通過合法地使用該項權利而針對那些對相關標記不享有任何權利的人作出不正當競爭行為的或有指控是有欠嚴謹的,而且,不能對某個區別性標記的使用者的“惰性”視而不見,同時亦應對市場上一名競爭者決定利用在當下屬“公產”範疇的某個無形資產的表現作出應有的評價。合議庭認為,甲公司從未對相關標記享有任何專屬權利,而該標記目前被登記在乙名下,故不能憑藉乙提交了註冊與之前註冊在丙名下的標記基本相同的標記的申請,而在丙放棄後乙的申請獲得了批准,便認定存在不正當競爭。乙確實知道甲公司曾使用過大致相同的標記,但這並不是一個足以導致乙所註冊的商標被撤銷的因素。要知道,甲公司自2015年底開始就已經不在澳門的市場上活動,因此在乙提出註冊基本相同的區別性標記的申請時,甲公司已經有大概3年的時間沒有在本地市場開展商業活動。原則上,如果在長達3年的時間裡沒有“認真使用”商標,除非有合理理由,否則商標失效(見《工業產權法律制度》第231條第1款b項)。如果連已註冊商標都是如此,那麼一個在長達3年的時間裡未被使用的純粹的事實商標所應享有的保護就更少了,甚至可以說根本得不到任何保護,因此不能求助於不正當競爭所提供的補充性保護制度。
綜上所述,合議庭通過評議會裁定上訴敗訴,維持被上訴的決定。
參閱終審法院第79/2023號案的合議庭裁判。
終審法院院長辦公室
2024年7月15日