Caduca a marca registada pela falta de utilização séria durante três anos consecutivos depois da concessão

      Dias atrás, o Tribunal de Segunda Instância proferiu decisão em segunda instância relativa a um caso de registo de marca.

      Seguem-se as circunstâncias do caso: A Hong Kong Property Co., Ltd. é uma sociedade com sede em Hong Kong. Nos anos de 2003 e 2004, esta sociedade pediu, em datas diferentes, à Direcção dos Serviços de Economia o registo de várias marcas relacionadas com “置地”, destinadas a assinalar produtos e serviços das classes 35.ª, 36.ª e 42.ª. Entre elas, a marca “LANDMARK” destinada a assinalar serviços da classe 42.ª viu o seu registo primeiro indeferido pelo Departamento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de Economia, depois, determinado pelo Tribunal Judicial de Base e, finalmente, concedido em 2008 após o processo administrativo contencioso em que veio o Tribunal de Segunda Instância confirmar a decisão do Tribunal Judicial de Base.

      Por despacho de 3 de Julho de 2012, o Chefe do Departamento da PropriedadeIntelectual da Direcção dos Serviços de Economia deferiu o requerimento apresentado em 21 de Março de 2012 pela Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A., pela Sociedade de Investimento Predial Hong Hock, S.A., pela Novo Macau Landmark - Sociedade Gestora, Lda. e pela Empresa Administradora de Imóveis Macau Landmark, Lda., declarando a caducidade da marca “LANDMARK” registada sob o n.º 12115, com fundamento na falta de utilização séria pela Hong Kong Property Co., Ltd. dessa marca durante três anos consecutivos.

      Do referido despacho, a Hong Kong Property Co., Ltd. recorreu para o Tribunal Judicial de Base, que negou provimento ao recurso. Discordando do assim decidido, a recorrente interpôs recurso para o Tribunal de Segunda Instância, invocando, nomeadamente, dois fundamentos: Primeiro, não é verdade que nunca utilizou essa marca, pois tem feito anúncio publicitário no One Central de Macau a favor do Hotel The Landmark Mandarin Oriental sito em Hong Kong; segundo, dado que em Macau a maioria dos consumidores é falante da língua chinesa, a recorrente pretende que a marca “LANDMARK” seja usada juntamente com a correspondente marca em língua chinesa “置地”. Como ainda não lhe foram concedidas as duas marcas requeridas em língua chinesa “置地” (n.º 12112) e “香港置地” (n.º 15327), relativas às quais os processos se encontram em fase judicial, não tem podido fazer um uso alargado da marca “LANDMARK”, o que constitui um justo motivo da não utilização dessa marca.

      O Tribunal de Segunda Instância procedeu ao julgamento da causa. Indicou o mesmo Tribunal que, em consonância com o art.º 231.º, n.º 1, al. b) do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, “o registo de marca caduca pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo”. Entende-se por utilização séria um uso efectivo e real realizado através de actos concretos, reiterados e públicos, manifestados no âmbito do mercado de produtos ou serviços e da finalidade distintiva. Um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades irrelevantes não parece preencher o referido requisito de uso efectivo. In casu, a acção promocional e publicitária que a recorrente diz ter feito no One Central de Macau a favor do Hotel The Landmark Mandarin Oriental de Hong Kong não se pode considerar como utilização séria da marca “LANDMARK” no Território, visto quenem o serviço de hotel cabe na classe 42.ª, nem a marca deste Hotel em Hong Kong é a “LANDMARK”. Ainda por cima, a não concessão das duas marcas em língua chinesa “置地” e “香港置地” nunca poderia constituir justo impedimento à utilização pela recorrente da marca “LANDMARK”, porque o uso simultâneo das marcas em chinês e da marca em inglês destinadas a assinalar produtos e serviços diferentes se deve a razões de mera estratégia comercial, traduzindo-se numa questão de ordem subjectiva que nada tem a ver com a objectividade do facto de não se ter usado a marca. O justo motivo para o não uso da marca depende da ocorrência de circunstâncias independentes da vontade do titular, como sejam os casos de força maior (guerras, catástrofes naturais, etc.), ou de medidas de autoridades públicas proibindo a comercialização dos produtos assinalados pela respectiva marca.

      Nos termos acima expendidos, o Tribunal de Segunda Instância negou provimento ao recurso, confirmando a sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Base.

      Cfr. Acórdão do Tribunal de Segunda Instância, processo n.º 39/2014.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

15/09/2014