O TSI julgou que a venda de produtos com marca através do comércio electrónico satisfaz o requisito legal de “utilização séria” da mesma marca
Em 16 de Setembro de 2013, a sociedade anónima A (adiante designada por “A”) requereu à Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico o registo da marca para fornecer os produtos da classe 35.ª. Foi deferido tal requerimento no dia 25 de Março de 2014. Em 19 de Dezembro de 2019, o contra-interessado apresentou o pedido de declaração de caducidade da referida marca, com fundamento na falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos. Por despacho de 27 de Abril de 2020, proferido pelo Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, foi declarada caduca a supracitada marca titulada por A. Inconformada com tal decisão, A recorreu para o Tribunal Judicial de Base, indicando que, no período compreendido entre Março de 2016 e Agosto de 2018, tinha feito 17 compras de produtos da marca em causa, para consumidores de Macau, através do serviço de venda online prestado por B e pela empresa terceira relacionada com A. Não obstante as vendas fossem efectuadas na plataforma online, os produtos vendidos foram transportados directamente até aos consumidores de Macau, o que reflecte a utilização séria da marca declarada caduca. Após julgamento, o TJB entendeu que não ficou provada a relação entre as encomendas e compras feitas por B e os serviços e produtos fornecidos por A, nem demonstrado o esforço efectivamente envidado por A para explorar o mercado de Macau, julgou improcedente o recurso de A, indeferiu o seu pedido, manteve a decisão recorrida, e declarou a caducidade da marca em causa. Ainda inconformada, A interpôs recurso para o Tribunal de Segunda Instância.
O Tribunal Colectivo do TSI conheceu do caso.
Indicou o Colectivo que, todo o litígio nasce com a interpretação dos factos alegados por A e a aplicação dos artigos 231.º e 232.º do Regime Jurídico da Propriedade Intelectual. Com o desenvolvimento do comércio electrónico, os produtos não têm de ser fornecidos ou comercializados fisicamente no espaço geográfico em que a respectiva marca é registada. O que importa é que o titular da marca continua a utilizá-la e fornece os produtos com a mesma marca aos consumidores da jurisdição em que tal marca se encontra registada, não sendo relevante a escala de utilização da marca. No caso sub judice, ao registar a marca em causa, A declarou expressamente que tal marca serviu para os produtos a comercializar online. Além disso, A forneceu uns elementos da sua operação comercial, nomeadamente das 17 vendas online efectuadas entre 2016 e 2018; os termos de confirmação das encomendas dos clientes de Macau e as facturas dos produtos transportados para Macau; A está a gerir um website completo no qual se faz uma apresentação detalhada da sua situação geral, incluindo os produtos de A e as informações de retalho online; e o transporte do vestuário da marca envolvida, encomendado e comprado através do website de A, até aos consumidores de Macau. Esses elementos prestados por A revelam a sua utilização contínua e séria da marca envolvida, o que corresponde ao disposto no n.º 3 do art.º 232.º do RJPI. De facto, a al. c) do n.º 1 do mesmo artigo também prevê a utilização da marca por terceiro.
Pelo exposto, acordaram no Tribunal Colectivo do TSI em conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão da DSEDT e a sentença recorrida.
Cfr. Acórdão do Tribunal de Segunda Instância no Processo n.º 1028/2021.
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
21/09/2022